公司交易中的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查

1、-公司交易中的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查隨著科技的發(fā)展， 知識產(chǎn)權(quán)已逐漸成為公司整體價值的重要支柱。現(xiàn)代的公司交易通常包含大量的知識產(chǎn)權(quán)， 管理者們往往將其注意力集中到交易的完成上，對知識產(chǎn)權(quán)在交易中可能扮演的重要角色沒能給予足夠的注意。知識產(chǎn)權(quán)有許多類型：專利、商標(biāo)、商業(yè)秘密、專有技術(shù)、許可和其他協(xié)議等等。這些知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的保護機制并不相同且不是一成不變的。有的可能已經(jīng)申請了專利保護，有的可能沒有申請，有的可能正處在申請過程中。 公司交易中的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查是通過收集目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)資料并分析其與預(yù)期進行的交易相關(guān)的風(fēng)險和收益，來為預(yù)期投資者提供目標(biāo)公司可能影響預(yù)期交易定價及其他關(guān)鍵因素的詳細的知識

2、產(chǎn)權(quán)信息。錯誤處理或忽視知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查可能造成嚴(yán)重的后果。如果不對目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)進行恰當(dāng)?shù)恼{(diào)查， 交易結(jié)束后， 投資者可能會發(fā)現(xiàn)并沒有獲得目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)所有權(quán)，或者其所有權(quán)已經(jīng)被轉(zhuǎn)讓，或者被第三方的利益或訴訟所累。一、知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的范圍正如商務(wù)交易各不相同一樣， 給定交易中的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查也有自己的特征和要求。能夠影響知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的因素包括目標(biāo)公司的政策和文件留存方式，組織、注冊程序及知識產(chǎn)權(quán)所在的地理位置，業(yè)務(wù)經(jīng)營時間的長短，管理團隊的成熟程度以及目標(biāo)公司的產(chǎn)業(yè)環(huán)等。但一般來講，一個有效的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：1. 特定知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)或?qū)ζ鋵嶋H控制程度。

3、對任何形式的注冊知識產(chǎn)權(quán)， 首要的問題是要到相關(guān)政府部門查閱其所有權(quán)登記狀況， 并確定其所有權(quán)與目標(biāo)公司一致， 因為在很多情況下，具有重要價值的知識產(chǎn)權(quán)并不屬于目標(biāo)公司所有，而是由其附屬公司或關(guān)聯(lián)公司所有。而且，如果某一特定的知識產(chǎn)權(quán)是受讓的權(quán)利， 轉(zhuǎn)讓方與受讓方之間的轉(zhuǎn)讓文件要能夠清楚地精選資料-前后銜接。如查目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)許可給他人使用或者是由他人許可使用還需要了解以下情況：許可或被許可的權(quán)利的類型，是獨占許可、排他性許可還是普通許可；許可或被許可使用的地域范圍及許可或被許可使用的商品或服務(wù)的范圍；是否允許轉(zhuǎn)許可； 是否允許分許可；許可或許可使用的期間。 許可協(xié)議的任何上述條款都可能會

4、對預(yù)期進行的交易的知識產(chǎn)權(quán)價值產(chǎn)生重大影響。2. 預(yù)期進行交易的知識產(chǎn)權(quán)的價值和獨占使用范圍。 查清預(yù)期進行交易的知識產(chǎn)權(quán)對于交易對方的戰(zhàn)略價值及該知識產(chǎn)權(quán)在市場上的獨占地位是有效的盡職調(diào)查的另一個關(guān)鍵因素。 首要的任務(wù)是預(yù)期投資者應(yīng)該了解目標(biāo)公司所使用的關(guān)鍵專利、 商標(biāo)或版權(quán)的生命周期， 并確信目標(biāo)公司已繳納為保持這些無形資產(chǎn)有效的維持費用及提交了維持相關(guān)權(quán)利的必要文件。對目標(biāo)公司是否及如何在海外市場保護其知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利也要給予考慮。 知識產(chǎn)權(quán)具有地域性，其保護范圍以國家為基礎(chǔ)而變化， 預(yù)期投資者應(yīng)該了解目標(biāo)公司是否能在域外擴展其知識產(chǎn)權(quán)的保護以及該種擴展保護的范圍。3. 潛在的責(zé)任風(fēng)險。在盡

5、職調(diào)查過程中，還需要從目標(biāo)公司的競爭者和/ 或第三方的角度來評估競爭者或其他方向目標(biāo)公司提出侵權(quán)索賠的潛在風(fēng)險。根據(jù)對業(yè)已存在的訴訟請求或威脅要提起的訴訟，如停止和終止信等對目標(biāo)公司潛在的責(zé)任進行分析以最小化對第三方造成侵權(quán)的風(fēng)險。二、知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查所要收集的主要信息在知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查過程中所要收集的主要信息包括：所有等待授權(quán)的國內(nèi)和國外專利申請的名單和復(fù)制件； 公開出版物或發(fā)明披露信息目錄；與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的所有內(nèi)部或外部文件復(fù)制件；獲得和維持知識產(chǎn)權(quán)的政策和程序；與專利授權(quán)以后、 申請和備案相關(guān)的所有活動記錄；所有停止和終止信；所有過去、現(xiàn)在與未決知識產(chǎn)權(quán)訴訟相關(guān)的溝通；對目標(biāo)公司業(yè)務(wù)具有

6、實質(zhì)意義的技術(shù)分類目錄； 公司控制或使用的程序?qū)傩阅夸?；公司持有或正在追訴的版權(quán)注精選資料-冊、未決申請；所有具有版權(quán)性質(zhì)的材料包括軟件和公司業(yè)務(wù)記錄文件；所有商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志、商業(yè)名稱、公司的口號和標(biāo)識； 公司所有現(xiàn)在使用的商標(biāo)的描述；與公司知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的所有檔案；所有研發(fā)協(xié)議及與公司的技術(shù)或知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的其他協(xié)議。三、知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的方法1. 通過對注冊知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利組合的審查以獲得對目標(biāo)公司所擁有的或使用的注冊知識產(chǎn)權(quán)的全面了解。 如果這些信息不能從目標(biāo)公司內(nèi)部獲得， 則需進行相關(guān)的注冊權(quán)利檢索， 并進行分析以查明特定的知識產(chǎn)權(quán)是否存在及其所有權(quán)歸屬、權(quán)利存續(xù)期間及其他主要特征。2. 通過

7、對未注冊知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利的審查以獲得對目標(biāo)公司所擁有的未注冊知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利 （如專有技術(shù)、產(chǎn)品或商業(yè)秘密）的全面了解。如果不能從目標(biāo)公司內(nèi)部獲得相關(guān)信息，則需走訪相關(guān)人員以獲得目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略及執(zhí)行程序等相關(guān)信息。然后，通過走訪研發(fā)中心、工廠、倉庫等真正交易發(fā)生場所等現(xiàn)場調(diào)查方式獲得更為詳細的信息。3. 通過對此上述方式獲得的信息的分析來評估注冊或未注冊知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利的保護狀況。4. 對知識產(chǎn)權(quán)法律權(quán)利的審查包括所有權(quán)證書、與雇員的關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬的合同、委托研究的研發(fā)費用支付及權(quán)利歸屬約定及注冊權(quán)利的維持費負擔(dān)等來分析目標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬狀況及實際受益人。5. 通過對上述所獲得的信息的分析及

8、走訪有關(guān)知情人來審查包括對許可協(xié)議， 技術(shù)協(xié)助協(xié)議、聯(lián)合開發(fā)協(xié)議、代理制造協(xié)議、秘密及未被披露的協(xié)議對確定目標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)鏈。6. 通過對目標(biāo)公司知識產(chǎn)權(quán)保護政策的審查得出能否獲得及增加目標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)保護的機會。四、專項盡職調(diào)查中需要注意的因素1. 在專利盡職調(diào)查中需要注意的事項。對技術(shù)相關(guān)類企業(yè)投資者來說，最重要的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查領(lǐng)域可能是相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有專利，無論這種專利是屬于目標(biāo)企業(yè)還是第三方。精選資料-審查包括以下幾個主要的方面：所有關(guān)鍵技術(shù)是否都已獲得專利；如果沒有， 為什么？是否有任何該領(lǐng)域的主導(dǎo)專利對目標(biāo)專利的實施形成阻礙。是否有針對第三方的已簽發(fā)專利的實施能力的計劃。 是否有

9、任何其他方提出了威脅性的侵權(quán)主張。專利是自有專利還是許可來的專利以及是否有權(quán)實施及分許可。從商業(yè)利益的角度評估擴大專利保護范圍是否經(jīng)濟合理。是否對新公告的或者新簽發(fā)的專利進行了檢索。2. 在技術(shù)協(xié)議盡職調(diào)查中需要注意的因素。技術(shù)協(xié)議的盡職調(diào)查是對許可、準(zhǔn)入以及其他與技術(shù)有關(guān)的協(xié)議的審查。 這些協(xié)議可能包含一些科學(xué)技術(shù)方面的術(shù)語和描述， 盡職調(diào)查要揭示使用權(quán)許可協(xié)議中是否包含了必要的派生技術(shù)以及是否允許目標(biāo)公司以其希望的方式使用這些技術(shù)，技術(shù)協(xié)議中是否包含對被許可方使用技術(shù)的實質(zhì)性限制以及是否能夠滿足這些限制性條件。3. 在商標(biāo)盡職調(diào)查中需要注意的因素。商標(biāo)資產(chǎn)在盡職調(diào)查中有其獨特的應(yīng)予重視的一

10、面。目標(biāo)公司的商標(biāo)權(quán)僅在其標(biāo)志作為商品和服務(wù)的來源或識別標(biāo)志時才存在。第三方對目標(biāo)公司商標(biāo)權(quán)不加控制地使用可能會毀掉商標(biāo)作為商品或服務(wù)來源的標(biāo)志的功能， 或者導(dǎo)致放棄該商標(biāo)。因此，應(yīng)全面審查目標(biāo)公司監(jiān)督第三方使用其商標(biāo)的程序。另外，盡職調(diào)查還應(yīng)審查目標(biāo)公司商標(biāo)權(quán)的地域范圍限制或使用商品的限制， 明確購買后可否將商標(biāo)使用范圍擴展到新的地域范圍， 或者是使用到新的商品或服務(wù)上。 因為，雖然目標(biāo)公司的商標(biāo)在某種商品或服務(wù)上有效， 但在另一分割的商品或服務(wù)市場上則可能與其他馳名商標(biāo)發(fā)生混淆。如果目標(biāo)公司已向他人許可了它的商標(biāo)， 那么，應(yīng)在盡職調(diào)查過程中對目標(biāo)公司的質(zhì)量控制程序進行嚴(yán)格的檢查。如果目標(biāo)公司不對使用其商標(biāo)的商品或服務(wù)保