美國專利模擬談判

1、基于美國專利5,620,489的模擬談判專利權(quán)人和目標(biāo)公司今天談判的焦點(diǎn)是對'489專利的權(quán)利要求1中“混合物”一詞含義的解釋。一、'489專利背景'489專利是關(guān)于一種用于拋光半導(dǎo)體晶片的研磨拋光墊的制造方法。該方法涉及將粉末狀金屬(例如青銅和液體粘結(jié)劑(例如膠粘劑混合形成一種油灰狀或黏土狀物質(zhì)。然后將該油灰狀物質(zhì)滾壓成薄片(稱為粗加工品,并涂覆于金屬襯底。將研磨金剛石壓入油灰狀物質(zhì)中。然后將這一集合體加熱到足以將金剛石和金屬襯底燒結(jié)的溫度。在加熱過程中,液體粘結(jié)劑受熱蒸發(fā),僅剩下燒結(jié)的釬焊材料,它將金剛石固定在襯底上。最終產(chǎn)品是高精密度的工業(yè)級質(zhì)量的研磨拋光盤。二、

2、目標(biāo)公司產(chǎn)品目標(biāo)公司生產(chǎn)一種研磨拋光墊。該研磨拋光墊使用一種粗加工混合物,該混合物的組成為5體積%的粘結(jié)劑和95體積%的粉末狀可燒結(jié)金屬。三、'489專利的權(quán)利要求1'489專利的權(quán)利要求1陳述如下:1.一種制造研磨物件的方法,在該方法中,將復(fù)數(shù)個研磨顆粒與一定量的粉末狀可燒結(jié)基質(zhì)材料組合在一起,然后將其燒結(jié)形成所述物件,改進(jìn)包含從所述量的粉末狀可燒結(jié)基質(zhì)材料與液體粘結(jié)劑成份的混合物形成軟質(zhì)、易變形且具撓性的粗加工品,包括至少部分在所述粗加工品中的復(fù)數(shù)個研磨顆粒,然后將所述粗加工品燒結(jié)形成所述研磨物件。注:“改進(jìn)包含”是一個與所謂的“Jepson權(quán)利要求”有關(guān)的連接詞。在Jep

3、son權(quán)利要求中,連接詞之前的所有陳述內(nèi)容都被視為公認(rèn)的現(xiàn)有技術(shù)。因此,通常不是一種值得推薦的權(quán)利要求形式。四、有關(guān)'489專利說明書和申請過程的問題1.權(quán)利要求1僅對“混合物”予以陳述,并沒有具體說明粉末狀金屬和粘結(jié)劑的相對體積濃度。那么,目標(biāo)公司可否主張,'489專利說明書將權(quán)利要求1中的“混合物”一詞限定于粘結(jié)劑體積濃度相對高于金屬粉末體積濃度的特定混合物?請考慮,'489專利第3欄第9到12行的表述:“粘結(jié)劑成份的體積高”以及“混合物中粘結(jié)劑的體積較大程度地超過粉末狀成份和研磨顆粒的體積”。該陳述如何有利于目標(biāo)公司?專利權(quán)人的反應(yīng)會是什么?2.專利權(quán)人可否主張,

4、目標(biāo)公司試圖以說明書中特定實(shí)施例為由而不正當(dāng)?shù)貙ⅰ盎旌衔铩币辉~限定于粘結(jié)劑與金屬粉末的某一具體比例?在美國法律慣例中,根據(jù)說明書所述來限定一項(xiàng)權(quán)利要求通常是否正確?3.目標(biāo)公司可否主張,他們并未試圖不正當(dāng)?shù)刂匦陆缍?quán)利要求中的“混合物”一詞,而只是建議根據(jù)說明書的內(nèi)容來解釋“混合物”一詞(根據(jù)Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1314-17(聯(lián)邦巡回法院2005年(全席法官聽審一案的裁定,上述理解是合理的?4.目標(biāo)公司可否進(jìn)一步主張,根據(jù)'489專利說明書來解讀各項(xiàng)權(quán)利要求時,熟練技術(shù)人員會理解為“混合物”指的是發(fā)明人在說明書中指明的意思,即:

5、粘結(jié)劑-粉末組合中的粉末體積比通常是1%到5%,但可擴(kuò)展到0.3%到10%(對應(yīng)于90%到99.7%的粘結(jié)劑濃度的最大范圍? 參見'489專利第5欄第27到32行。5.目標(biāo)公司可否再主張,其并未侵權(quán),因?yàn)閷Α盎旌衔铩彼鞯呐c說明書一致的合理解釋,并不包括具有低粘結(jié)劑體積濃度的混合物?6.公知常識是否表明,“一般技術(shù)人員”不會將“混合物”解釋為與發(fā)明人在說明書中的陳述相反的意思?7.案例法支持權(quán)利放棄主張SciMed Life Systems案在SciMed Life Systems, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc., 242F

6、.3d 1337(聯(lián)邦巡回法院 2001年一案中,訟爭的焦點(diǎn)權(quán)利要求是關(guān)于一種用于疏通動脈堵塞的球囊血管成形術(shù)的醫(yī)用導(dǎo)管。說明書中披露了兩種導(dǎo)管類型:1 同軸類型和2 平行類型。說明書指出平行類型不如同軸類型有效。該權(quán)利要求僅簡單陳述“導(dǎo)管”而未具體到平行類型還是同軸類型。專利權(quán)人SciMed 主張一家運(yùn)用了平行類型的競爭者侵犯了其權(quán)利要求。法院裁定,專利權(quán)人在說明書中放棄了所有非同軸導(dǎo)管,并判決該權(quán)利要求中的“導(dǎo)管”一詞指的是“同軸導(dǎo)管”。目標(biāo)公司可否在本案中對“混合物”一詞提出類似的權(quán)利放棄主張呢?例如,目標(biāo)公司可主張,'489專利說明書表述明確,熟練技術(shù)人員會得出如下結(jié)論:

7、9;489專利的發(fā)明人所界定的粉末粗加工混合物是要求高粘結(jié)劑體積濃度的;而且肯定地放棄了不具有高粘結(jié)劑體積濃度的粘結(jié)劑-粉末混合物。在摘要中,'489專利描述了一種使用“具有高粘結(jié)劑含量的軟質(zhì)、易變形且具撓性的粗加工品”來制造研磨物件的方法。8.專利權(quán)人可否主張摘要不對各項(xiàng)權(quán)利要求構(gòu)成限制?9.作為回應(yīng),目標(biāo)公司可否主張,在“發(fā)明總結(jié)”中,'489專利明確地強(qiáng)調(diào)了具有粘結(jié)劑體積相對高于粉末體積的重要性,而沒有任何限定語句表明其僅指某一特定優(yōu)選實(shí)施例:為形成SEDF粗加工品,即由粉末狀成份與粘結(jié)劑成份形成的漿狀物或糊狀物。該漿狀物或糊狀物中的粉末狀成份和研磨顆粒(如果有的濃度低,

8、而粘結(jié)劑成份的體積高。事實(shí)上,混合物中粘結(jié)劑成份或粘結(jié)劑相的體積較大程度地超過粉末狀成份和研磨顆粒的體積。參見'489專利,第3欄第7到15行。10.專利權(quán)人可否主張以上語句也僅是不對權(quán)利要求中的“混合物”一詞的范圍加以限定的優(yōu)選實(shí)施例呢?11.目標(biāo)公司可否主張,第3欄第7到15行普遍適用于整個說明書,因?yàn)闆]有先行的語句說明其只適用于優(yōu)選實(shí)施例?考慮說明書中第3欄第20行的陳述,開頭是這樣的:“在本發(fā)明的一個優(yōu)選形式中”此陳述是否有利于目標(biāo)公司的論點(diǎn)?還是有利于專利權(quán)人的論點(diǎn)?12.目標(biāo)公司可否主張,整個說明書中,如果涉及優(yōu)選實(shí)施例,發(fā)明人在表示該陳述僅指優(yōu)選實(shí)施例而不是所有實(shí)施例時是

9、很謹(jǐn)慎的?例如,考慮說明書中的以下陳述:'489 第3欄第20行(“在本發(fā)明的一個優(yōu)選形式中”'489 第4欄第63-64行(“優(yōu)選方式為選擇允許空氣的粘結(jié)劑成份”'489 第5欄31-32行(“一種成功的粗加工品已經(jīng)形成”'489 第5欄55-56行(“其優(yōu)選為多孔材料”'489 第16欄第16行(“應(yīng)了解本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例”基于上述陳述,目標(biāo)公司可否合理地推導(dǎo)出,'489說明書中關(guān)于粘結(jié)劑的體積濃度超過粉末的體積濃度的陳述具有普遍適用性而不僅僅是優(yōu)選實(shí)施例?換言之,目標(biāo)公司可否利用這些陳述來主張,當(dāng)專利申請人意圖使某一實(shí)施例僅僅作為例示,他即

10、會如此陳述?13.目標(biāo)公司可否主張,短語“可擴(kuò)展到0.3%到10%的范圍”意指可接受范圍的外圍限度,即最大范圍?例如,目標(biāo)公司可否主張,要讓短語“擴(kuò)展到的范圍”有意義(權(quán)利要求中的每一個詞語都被假定是有意義的,它必定指的是可接受范圍的外圍限度,即最大范圍。如果將該短語另做他解,例如解釋為指小于最大范圍的某些中間范圍的邊界,那么該短語(擴(kuò)展到的范圍將是多余的(即不增加實(shí)質(zhì)意義的多余詞語。14.在專利申請檔案中,在申請期間為保證成功獲得專利而向?qū)彶閱T做的陳述中,申請人曾兩次主張,該發(fā)明之粘結(jié)劑成份的體積“較大程度地超過”金屬粉末的體積。參見'489專利申請檔案1996年6月3日修改書,第2

11、0頁。目標(biāo)公司可否在與專利權(quán)人的談判中利用這些陳述來解釋“混合物”以爭辯不侵權(quán)?15.專利權(quán)人可否鑒于權(quán)利要求10而對權(quán)利要求1的范圍提出權(quán)利要求區(qū)別解釋主張?例如,如目標(biāo)公司所述,將權(quán)利要求1中的“混合物”一詞解釋為意指粘結(jié)劑材料以高于金屬粉末的體積而存在的比例,會使權(quán)利要求10顯得完全多余和累贅嗎？ 權(quán)利要求 10 陳述如下： 10. 如權(quán)利要求 1 所述的方法，其中所述軟質(zhì)、易變形且具撓性的粗加工 品是從由粉末狀可燒結(jié)基質(zhì)材料與液體粘結(jié)劑成份的所述混合物的漿狀 物或糊狀物形成的；所述液體粘結(jié)劑成份包含至少一種接合劑和針對其 的液體揮發(fā)性組分，該混合物中所述液體粘結(jié)劑的體積大于所述粉末狀

12、可燒結(jié)基質(zhì)材料的體積，所述漿狀物或糊狀物在支撐面上形成襯底，然 后將所述襯底固化以自其移除至少一部分所述液體揮發(fā)性組分，且形成 所述粗加工品。 16如果專利權(quán)人主張，目標(biāo)公司對權(quán)利要求 1 提出的解釋將“混合物” 限定 于具有高粘結(jié)劑體積的混合物，這違反了權(quán)利要求區(qū)別解釋原則。專利權(quán)人的 主張正確嗎？ 目標(biāo)公司可否回應(yīng)，權(quán)利要求 10 陳述了至少四種權(quán)利要求 1 中不存在的限制， 包括：（1）SEDF 粗加工品是從漿狀物或糊狀物形成的；（2）液體粘結(jié)劑成份 包含接合劑和液體揮發(fā)性組分；（3）漿狀物或糊狀物在支撐面上形成襯底；（4 ） 將襯底固化以移除一部分液體揮發(fā)性組分。因此，將權(quán)利要求 1

13、中的“混合物” 一詞解釋為要求粘結(jié)劑的體積相對高于粉末的體積，將不會使權(quán)利要求 10 從法 律上講顯得多余？ 案例法表明，要根據(jù)權(quán)利要求區(qū)別解釋原則認(rèn)定某一權(quán)利要求是“多余的 ”，所述限制必須是權(quán)利要求之間的唯一差異。例如參見 Kraft Foods, Inc. v. Intl Trading Co., 203 F.3d 1362, 1368（聯(lián)邦巡回法院 2000 年）；又 參見 Mantech Environmental Corp. v. Hudson Environmental Svcs., Inc., 152 F.3d 1368, 1376 （聯(lián)邦巡回法院 1998 年） 。因此，如果某一從屬權(quán)利要求 陳述多項(xiàng)在獨(dú)立權(quán)利要求中不存在的限制，權(quán)利要求區(qū)別解釋原則一般 不予適用。此外，權(quán)利要求區(qū)別解釋理論不得用于擴(kuò)大按