從本案分析域名搶注案件的處理原則

1、從本案分析域名搶注案件的處理原則         摘要: 幾年前,域名搶注問題就已引起國內(nèi)界、產(chǎn)業(yè)界的廣泛重視,也在理論上對此進行了一些的探討,然而由于沒有相關(guān)的案例,探討一直在學(xué)術(shù)層次上進行。最近,北京市第一中級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭對一起與域名有關(guān)的侵犯商標權(quán)、反不正當競爭案件作出一審判決,案件審理中涉及的一些問題值得研究和思考。  本案原告為石家莊福蘭德事業(yè)公司,被告為北京彌天嘉業(yè)技貿(mào)有限公司。原告于1995年申請注冊了"PDA"商標,1997年3月取得注冊商標證

2、書,該商標核定使用商品為第9類(機及其外部設(shè)備、中電腦記事本等),注冊有效期為1997年3月至2007年3月。被告于1998年10月12日注冊了"pda"域名,并獲得互聯(lián)信息中心(CNNIC)頒發(fā)的""的域名注冊證。被告現(xiàn)網(wǎng)址為,主要為介紹銷售"掌上電腦"的網(wǎng)站。該網(wǎng)站網(wǎng)頁上使用了"PDA"標志,該網(wǎng)站介紹及銷售的產(chǎn)品均為其他廠家的掌上電腦產(chǎn)品。原告于1999年4月向北京市第一中級人民法院提起訴訟。 原告訴稱,自己于1997年3月申請注冊了"PDA"商標,該商標自己已使用兩年,為公眾所熟悉,已與

3、原告的形象和產(chǎn)品緊密相連,原告準備申請與商標相同的名稱"pda"為域名。但被告惡意搶先注冊該域名,該域名和其公司或產(chǎn)品無任何直接關(guān)系。原告認為,注冊商標受法律保護,任何單位及個人不得擅自使用和銷售該商標產(chǎn)品。被告未經(jīng)原告許可,使用原告注冊商標為其產(chǎn)品進行網(wǎng)絡(luò)宣傳,已經(jīng)構(gòu)成商標侵權(quán)。請求判令被告停止使用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)""域名,停止對原告注冊商標的侵權(quán)行為,并賠償原告損失500元,承擔(dān)本案訴訟費、律師代理費。原告起訴時的訴訟理由為侵犯商標權(quán)糾紛,在訴訟中又增加了不正當競爭。 被告辯稱:互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)域名是自己依法從CNNIC合法注冊的,并擁有CNNIC頒發(fā)的域名注冊證。

4、"PDA"系原告注冊商標前已存在的通用名稱,原告對其不應(yīng)享有專用權(quán)。原告無端指控自己侵犯其注冊商標,沒有任何事實和法律依據(jù),請求駁回原告起訴。 案件審理過程中,被告舉出包括1997年出版的標準英漢-漢英計算機詳解辭典、英漢微機小百科辭典等證據(jù),根據(jù)這些辭典的解釋,"PDA"為Personal Digital Assistant(個人數(shù)據(jù)助理)的縮寫,指一種輕便的掌中型計算機。原告沒有對自己使用PDA商標的使用情況舉證,亦沒有該商標的影響力及知名度提供充分證據(jù)。被告現(xiàn)網(wǎng)址為"",主要為介紹銷售"掌上電腦&q

5、uot;的網(wǎng)站。該網(wǎng)站網(wǎng)頁上使用了"PDA"標志,該網(wǎng)站介紹及銷售的產(chǎn)品均為其他廠家的掌上電腦產(chǎn)品。 訴訟中,原告舉出中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)域名注冊暫行管理辦法作為自己訴訟主張的根據(jù)。該辦法為1997年5月30日,國務(wù)院信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組所頒布。該辦法第23條規(guī)定:"當某個三級域名與在我國境內(nèi)注冊的商標或者名稱相同,并且注冊域名不為注冊商標或者企業(yè)名稱持有方擁有時,若注冊商標或者企業(yè)名稱提出異議,在確認其擁有注冊商標權(quán)或企業(yè)名稱權(quán)之日起,各級域名管理單位為域名持有方保留30日域名服務(wù),30日后域名服務(wù)自動終止。" 北京市第一中級人民法院于1999年6月30日公開開

6、庭審理了此案,經(jīng)過約一個半小時的庭審,法院當庭作出判決,判決認為:被告將"pda"標志注冊域名的行為,不屬于商標法規(guī)定的在相同或類似產(chǎn)品上使用商標的侵權(quán)行為,故被告的行為不構(gòu)成侵犯原告商標專用權(quán);原告沒有提供證據(jù)證明自己的"PDA"商標是有一定影響力和知名度的商標,沒有使公眾產(chǎn)生混淆,故被告的行為不構(gòu)成不正當競爭。據(jù)此,判決駁回原告的訴訟請求。判決后,雙方當事人均未上訴,該判決已生效。 由于本案的審理在國內(nèi)尚無先例,法院在審理前就域名搶注問題進行了廣泛的調(diào)研,并邀請有關(guān)專家進行了研討。從審理過程來看,案件主要涉及以下幾個問題。 首先,被告將原告商標注冊域

7、名的行為,是否構(gòu)成侵犯注冊商標專用權(quán)。 被告的行為是否構(gòu)成商標侵權(quán),應(yīng)依照商標法的相關(guān)規(guī)定進行判斷。原告的商標為產(chǎn)品商標,根據(jù)商標法第38條的規(guī)定,在相同或類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似商標的,屬于侵犯商標權(quán)的行為,因此,在相同或類似商品上使用注冊商標,為商標侵權(quán)的構(gòu)成要件。將商標注冊域名,明顯不屬于在相同或類似商品上使用商標,可以說被告注冊域名的行為并不在商標法所規(guī)定的侵權(quán)范圍內(nèi)。應(yīng)該說,無論是商標法第38條,還是商標法實施細則第41條,對商標侵權(quán)行為的規(guī)定均是列舉式的,并非開放式的,這就排除了可以從法律明確規(guī)定的侵權(quán)行為之外認定侵權(quán)的可能。另外,從一般商標侵權(quán)理論分析,對于產(chǎn)品商標

8、,他的保護的范圍原則上是禁止他人在產(chǎn)品上使用商標,其目的在于避免消費者對相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)生混淆,因此,只有針對產(chǎn)品的行為,才有可能侵犯產(chǎn)品商標專用權(quán)。當然,也有一些并非直接在產(chǎn)品上使用商標的行為也可能構(gòu)成商標侵權(quán),比如在宣傳自己產(chǎn)品的廣告上使用他人商標,一般也會被判定侵犯商標專用權(quán),但是,這些行為之所以被認定侵犯商標權(quán),主要原因仍在于它使公眾對產(chǎn)品產(chǎn)生了混淆,混淆的對象仍然是產(chǎn)品。而注冊域名的行為并非直接針對于產(chǎn)品,將他人商標注冊為域名,并不會使公眾對雙方的產(chǎn)品產(chǎn)生混淆,因此,該行為從理論上也不應(yīng)被判定為侵犯商標權(quán)。 本案被告在使用"pda"作為域名的網(wǎng)站中,主要內(nèi)容為介紹和銷售

9、掌上電腦,應(yīng)該說網(wǎng)站所銷售的產(chǎn)品與原告的"PDA"商標在商標分類上屬于同一類別。有的觀點認為在這種情況下,域名的使用會使人產(chǎn)生誤解,以為該網(wǎng)站銷售的產(chǎn)品與商標權(quán)人存在著某種聯(lián)系,因此構(gòu)成商標侵權(quán)。筆者認為,這種行為是否構(gòu)成商標侵權(quán),仍應(yīng)分析該行為是否對產(chǎn)品的誤認產(chǎn)生實際的影響。一般情況下,如果公眾見到與商標文字相同的域名而訪問該網(wǎng)站,但在進入網(wǎng)站后,見到網(wǎng)頁上所介紹銷售的產(chǎn)品并非商標權(quán)人的產(chǎn)品,則不會對產(chǎn)品產(chǎn)生誤認。這時域名搶注者通過使用行為所得到的利益,只限于引誘公眾訪問了一次他的網(wǎng)站,對網(wǎng)站上產(chǎn)品的銷售并未產(chǎn)生直接影響。如果筆者前面有關(guān)于商標侵權(quán)應(yīng)僅針對于產(chǎn)品的觀點成立

10、,這種行為即使是不當?shù)?也不屬于商標侵權(quán)范疇,而應(yīng)由其他法律調(diào)整。當然,如果使用該域名的網(wǎng)站內(nèi)銷售的產(chǎn)品也使用了權(quán)利人的商標,屬于商標侵權(quán),但侵權(quán)原因在于其銷售產(chǎn)品時使用了他人商標(類似于在廣告上使用他人商標),而不在于其域名使用了他人商標。1         因此,原告指控被告注冊域名的行為侵犯了自己的商標專用權(quán)不符合商標法的有關(guān)規(guī)定,不能成立。 第二,搶注域名應(yīng)適用何種調(diào)整。 對于這個問題,首先應(yīng)分析將他人商標搶注域名,究竟給權(quán)利人造成了什么損害,會在什么情況下造成損害。無論是商標還是域名,它們在市場中所發(fā)揮的

11、作用均體現(xiàn)在識別上,因此搶注域名可能給權(quán)利人造成的損害應(yīng)體現(xiàn)在誤認方面。正如前面所說,由于域名在識別產(chǎn)品上的作用極小,將他人商標注冊為域名不太可能造成雙方產(chǎn)品上的誤認,故這種行為不應(yīng)屬于商標法的調(diào)整范圍。從現(xiàn)實分析,搶注域名在下面情況下會給商標權(quán)人造成的損害:如果商標權(quán)人的商標在公眾或特定消費者中享有一定的知名度,如果該商標被他人搶注域名,公眾看到該域名時,會認為使用該域名的網(wǎng)站與商標權(quán)人存在著某種聯(lián)系而訪問該網(wǎng)站,客觀上利用了原告商標的聲譽,在領(lǐng)域無償享用或占有了原告為自己的商標的市場知名度和影響力所付出的努力。這種行為從根本上說是違背了誠實信用原則,給公平有序的競爭秩序造成損害,根據(jù)目前法

12、律體系,這種行為應(yīng)屬于反不正當競爭法所調(diào)整的范圍。我國反不正當競爭法第二條有關(guān)公平、誠實信用等原則的規(guī)定,應(yīng)該說為解決此類糾紛提供了法律依據(jù)。 反不正當競爭法在侵權(quán)認定上與商標法有所不同。對于商標侵權(quán),被控方在相同或類似產(chǎn)品上所使用的標志只要與權(quán)利人的商標相同,就可認定侵權(quán)。不正當競爭侵權(quán)在認定上則要復(fù)雜一些,一般來說,反不正當競爭法所保護的并不是某項特定的權(quán)利(如商標權(quán)、專利權(quán)等),它所保護的是公平有序的市場競爭秩序,只有在權(quán)利人確實因行為人的不當行為使自己的在市場競爭中處于不利位置、實際利益受到損害的情況下,侵權(quán)才能構(gòu)成。具體到此類案件來說,僅是域名與商標標志相同并不一定必然構(gòu)成侵權(quán),權(quán)利

13、人還需證明自己為商標的知名度和影響力所作付出被對方無償占有了-即對方確實通過注冊域名無償享受了商標的知名度及影響力所帶來的利益,在這種情況下侵權(quán)才能成立。因此,被搶注域名的商標屬于有一定知名度和影響力的商標,是此類糾紛中不正當競爭行為構(gòu)成的條件。值得一提的是,被搶注域名的商標只要具有一定的知名度和影響力就足以為搶注者帶來利益,并不一定是有關(guān)機關(guān)確定的馳名商標。 本案原告沒能證明自己的"PDA"商標在注冊后曾經(jīng)投入過實際使用,也沒有對該商標的知名度及在公眾中的影響力提供有效證據(jù)。原告在訴訟中曾主張"PDA"商標是自己另外注冊的"小秘書"

14、商標的英譯personal data assistant 縮寫,并舉證證明"小秘書"商標被廣泛使用并有較大的知名度。然而"小秘書"商標與"PDA"商標畢竟差別太大,在感覺上幾乎沒有相同之處,對于熟悉"小秘書"商標的公眾來說,二者間在認識上不會產(chǎn)生必然的聯(lián)系,"小秘書"商標的知名度和影響力并不會使"PDA"商標具有同樣的知名度和影響力。因此,"PDA"商標不屬于有一定影響力和知名度的商標。同時,在電腦行業(yè)中,"PDA&

15、quot;為輕巧的掌上型機的代稱,該標志不特指原告單位及產(chǎn)品。在這種情況下,就排除了公眾見到被告的域名,會誤認為使用該域名的網(wǎng)站與原告存在特定關(guān)系的可能。因此被告注冊該域名的行為,沒有使公眾產(chǎn)生混淆,不存在以此利用原告商標聲譽牟取利益的情況,故原告主張被告的行為構(gòu)成不正當競爭亦不能成立。 在現(xiàn)實中還大量存在著另外一種情況,有的域名搶注者在將一些馳名商標注冊域名后,并不進行實際使用,這種行為是否構(gòu)成侵權(quán)值得探討。筆者認為,搶注者的這種行為仍然構(gòu)成不正當競爭。馳名商標的商標權(quán)人對自己的商標作了較大的付出,應(yīng)享受因此而帶來的所有利益,包括在網(wǎng)絡(luò)上使用該域名的權(quán)利。如果該商標被他人搶注,即使搶注者不使

16、用,但也使權(quán)利人自己將該商標注冊為域名、通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)相關(guān)利益的權(quán)利受到了妨礙,仍屬于對權(quán)利人的權(quán)益的侵害。在這種情況下,雖然搶注者尚沒有通過使用域名得到實際的利益,但已經(jīng)掌握了牟取利益的權(quán)力和機會,所以仍應(yīng)認定為據(jù)此獲得了不當利益。正如行為人只要通過不正當手段獲取商業(yè)秘密即構(gòu)成侵權(quán),而無需必須將該商業(yè)秘密投入實際使用。當然,這種侵權(quán)行為與搶注者將域名投入實際使用的侵權(quán)行為有所區(qū)別,與誤認關(guān)系不大,對權(quán)利人造成的損害主要體現(xiàn)在權(quán)利的行使上。因此,在侵權(quán)認定上,這種行為應(yīng)與搶注者將域名投入實際使用的行為有所不同,應(yīng)以該行為確實給權(quán)利人將自己商標注冊域名造成了實際妨礙為限。假設(shè)"PDA&q

17、uot;是屬于原告專有的馳名商標,再假設(shè)被告注冊了""域名,被告的注冊行為并沒有妨礙原告注冊""域名,而對于公眾來說,""這個域名才是在域名中體現(xiàn)商標價值最有效、最簡潔及最權(quán)威的構(gòu)成方式,如被告并沒有將""域名投入使用,其行為并沒有損害原告的利益,不能認定構(gòu)成不正當競爭。因此,在搶注者未將域名投入實際使用的情況下,只有搶注的域名以最能體現(xiàn)商標價值的方式構(gòu)成,才屬于侵權(quán)。 本案涉及的第三個問題是在案件審理中如何處理互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)域名注冊暫行管理辦法的效力。 中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)域名注冊暫行管理辦法為1997年5月30日由國務(wù)院信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組所頒布。根據(jù)該辦法,注冊域名如與他人在先商標沖突,該域名停止使用。該辦法應(yīng)對域名注冊管理單位在處理此類糾紛時產(chǎn)生效力。但在司法訴訟中,是否構(gòu)成侵權(quán),仍應(yīng)根據(jù)相關(guān)的法律進行判斷。本案原告所提訴訟為指控被告侵犯商標權(quán)和構(gòu)成不正當競爭,案件的審理應(yīng)按照商標法和反不正當競爭法的觀點進行處理。 目前,立法上尚無處理域名糾紛的專門程序,這點與專利法和商標法不同,而且,搶注行為如構(gòu)成侵權(quán),權(quán)利人只能要求侵權(quán)人的停止使用被搶注的域名,不能直接要求變更該域名的