出版物名稱與商標權沖突問題的案例分析與法律策略

1、由版物名稱與商標權沖突問題的案例分析與法律策略李德成北京市中倫文德律師事務所經濟界對出版業(yè)關注已久。與出版業(yè)的合作也以多種方式進行。這其中有很多的政策風險需要研究并給予充分地重視。除此以外還有一些更為專業(yè)和“高端”的問題也需要關注，比如出版物相關名稱與商標權的沖突問題。就出版業(yè)而言，廣告與發(fā)行業(yè)務對于非國有資本將會大幅度放開。國務院已出臺的相關政策可以很清楚地說明這一點。但是相關的沖突和糾紛也就將會從這些領域開始。本文介紹的案例以及結合案件事實所做的法律分析和所提出的法律策略，希望能夠對業(yè)界有所幫助。一、一審法院審理認定的基本事實本案原告為北京時賽廣告有限責任公司，被告為中外文廣告中心。原告以

2、被告侵犯其注冊商標專用權為由提起訴訟。一審法院經審理查明如下事實。（一）合作編輯出版廣告專輯協(xié)議1998年12月1日，原告時賽廣告公司（乙方）與被告中外文廣告中心（甲方）就合作編輯出版都市精粹廣告專輯簽訂協(xié)議，約定：（1）甲方為該廣告專輯的主辦單位，負責向工商局申辦該廣告專輯的有關手續(xù)和批準文號，對編輯和廣告的內容進行終審，也可按照專輯所需要的內容自行征集廣告；（2）乙方為協(xié)辦單位，負責該廣告專輯每期內容的編輯、廣告的承攬與征集、專輯的制作及贈閱等工作；如申請到有關文號，將從1999年1月起每月出版1期，以英文為主，中文為輔；（3）乙方除承擔每期全部的設計制版和印刷、發(fā)行等費用外，不管是否盈利

3、，每期應向甲方上交1萬元，作為甲方收益和終審費用；（4）都市精粹的刊名雙方共同擁有，合作終止后，任何一方如再使用此名，需向另一方支付5萬元的轉讓費用，否則另一方有權禁止使用該名稱或進行索賠；（5）協(xié)議有效期1年，期滿如一方未違約，則另一方不得拒絕續(xù)約。（二）廣告經營許可證與專輯的出版情況經中外文廣告中心申請，國家工商局于同年12月22日為其頒發(fā)了有效期一年的臨時性廣告經營許可證，許可其利用都市精粹廣告印刷品在北京、上海、天津市內發(fā)布廣告。中外文廣告中心此后逐年申請許可證，許可期限一直延續(xù)至2003年底。雙方自1999年1月起開始依約合作出版不刊登非廣告內容的漢英雙語版都市精粹廣告專輯，并逐年續(xù)

4、約。2001年，雙方曾就乙方單獨出版上海版、漢英雙語版都市精粹廣告，甲方另與他人合作出版日文版都市精粹廣告，互不計算費用等達成協(xié)議。（三）協(xié)議的續(xù)簽與廣告刊物名稱的權利歸屬2002年2月22日，雙方就繼續(xù)合作編輯出版漢英雙語版都市精粹廣告續(xù)簽協(xié)議，明確該專輯上嚴禁刊登各種類型的非廣告信息；專輯的刊名雙方共同擁有，如因各種原因雙方終止合作，任何一方如須再使用該刊名，須向另一方支付3萬元的名稱使用轉讓費用，否則另一方有權禁止對方使用該名稱進行商務活動或要求進行索賠。2002年底，雙方終止合作。2003年起，中外文廣告中心繼續(xù)出版并免費贈閱不刊登非廣告內容的都市精粹廣告專輯，直至當年年底，包括漢英雙

5、語版、日文版、韓文版3個版本，封面均標有中文名稱“都市精粹廣告”。截至2003年4月20日時賽廣告公司具狀之時，漢英雙語版和日文版已各出6期。（四）與刊物名稱有關的商標申請和商標爭議1 .“都市精粹”商標與“都市精粹廣告”商標申請1999年12月27日，時賽廣告公司（當時名為北京市加速度廣告有限公司，于2000年8月底更為現名）申請注冊由“都市精粹”四字組成的商標。國家工商行政管理局商標局（簡稱商標局）于2001年1月7日予以核準，核定的服務項目為第35類，包括廣告、廣告宣傳、廣告宣傳本的出版、廣告代理、廣告設計、廣告策劃、室外廣告、張貼廣告、電視廣告、無線電廣告。2002年11月6日，中外文

6、廣告中心申請注冊由“都市精粹廣告”六字組成的商標，申請類別為第16類，項目為固定形式印刷品廣告。商標局于當月26日受理該申請，現尚未予以核準。2 .被告對“都市精粹”商標提起商標爭議申請2003年5月21日，中外文廣告中心向商標局商標評審委員會提出注冊商標爭議，以時賽廣告公司作為其代理人，違反法律規(guī)定，惡意搶注“都市精粹”商標為由，申請撤銷該商標?，F商標局商標評審委員會尚未對此做出裁決。二、一審法院的判決結果與理由一審法院認定被告的行為構成商標侵權，判令其立即停止侵犯“都市精粹”注冊商標專用權的行為，賠償經濟損失127500元。其主要理由如下：（一）被告就涉案商標不享有在先權利合同中約定的合作

7、出版不包含非廣告內容的漢英雙語版都市精粹廣告專輯，雙方均通過合作出版該專輯而使用“都市精粹”商標。中外文廣告中心未舉證證明在此之前，其曾使用“都市精粹”商標。所以就對該商標的使用而言，雙方沒有先后順序，中外文廣告中心不存在在先權利。（二）原告依法享有注冊商標專用權雙方所簽合作合同雖對合同終止后刊名的使用問題進行了約定，但并沒有限制時賽廣告公司以該專輯刊名中的“都市精粹”四字申請注冊商標。因此時賽廣告公司作為“都市精粹”商標的實際使用人申請注冊該商標，并經商標局核準，依法享有對該注冊商標的專用權。中外文廣告中心主張時賽廣告公司作為其代理人違規(guī)搶注商標并侵犯其在先權利，依據不足。（三）被告在協(xié)議終

8、止后的使用行為構成商標侵權在雙方終止合作之后，中外文廣告中心繼續(xù)出版發(fā)行不包含非廣告內容的3個版本都市精粹廣告專輯，使用與“都市精粹”注冊商標相同的文字作為專輯名稱，侵犯了時賽廣告公司對“都市精粹”商標的專用權。中外文廣告中心應當就此承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。（四）被告上訴請求的三個主要理由中外文廣告中心不服一審判決，其上訴理由包括三個方面：一是原審法院在審理過程中曾以等待商標爭議結果為由中止訴訟，在中止因素仍未消除前，原審法院又恢復審理于法無據；二是合作中雙方根據協(xié)議一直明確“都市精粹”刊名共同擁有，在合作后可繼續(xù)使用，原審判決卻將刊名與商標割裂考慮，以此認定侵權沒有依據；三是上訴人

9、有權繼續(xù)使用都市精粹廣告專輯，在行為上沒有過錯，不應承擔責任。三、二審法院改判駁回訴訟請求的理由二審法院認為中外文廣告中心的涉案行為不構成對時賽廣告公司注冊商標專用權的侵犯，駁回了北京時賽廣告有限責任公司的訴訟請求。理由主要包括如下幾個方面：（一）單獨申請注冊商標的行為違反合同約定1 .商標申請之前協(xié)議約定刊物名稱共有依據查明的事實，本案“都市精粹”四字最早產生于中外文廣告中心與時賽廣告公司于1999年合作創(chuàng)刊的都市精粹廣告專輯名稱，根據雙方在當時簽訂的合同內容看，此刊物名稱的最初使用源于雙方的合作關系。在此后近4年的合作期間內，該名稱一直在被雙方共同擁有的狀態(tài)下使用。1999年12月1日，即

10、時賽廣告公司申請注冊“都市精粹”商標之前，雙方已通過合同形式明確該刊物名稱共有。2 .基中刊物名稱產生的知識產權歸雙方共同共有雙方于2002年簽訂的合作合同中，對刊物名稱共有問題再次予以明確。依據雙方約定，雙方共同擁有該名稱權，合作終止后，任何一方如再使用此名，需向另一方支付相應費用，否則另一方有權禁止使用該名稱或進行索賠。因此，根據雙方的合作事實和合同約定，由“都市精粹”名稱所產生的知識產權應當歸屬中外文廣告中心和時賽廣告公司共同所有。3 .涉案商標應當由共有人共同申請依照我國的商標注冊制度，如果對申請注冊的商標為共有關系，應當由共有人共同申請?，F時賽廣告公司在未與中外文廣告中心協(xié)商的情況下

11、，單獨申請注冊“都市精粹”商標,其行為違背了雙方的合同約定。（二）依據合同享有在先權利有充分地抗辯理由1 .在商標申請前使用刊物名稱的行為構成在先權利人民法院處理知識產權權利沖突糾紛時應按照民法通則規(guī)定的誠實信用原則和保護公民、法人的合法權益原則，依法保護在先使用人享有繼續(xù)使用的合法的民事權益。根據我國商標法的規(guī)定，申請注冊的商標不得與他人在先取得的合法權利相沖突。依據查明的事實，二審法院認為，中外文廣告中心依據合同對“都市精粹”取得的名稱使用權的時間早于時賽廣告公司獲得涉案注冊商標權的時間，對于時賽廣告公司申請注冊的商標而言，其已形成在先使用的權利。2 .依據合同享有繼續(xù)使用和抗辯的權利鑒于

12、該在先權利系基于雙方合同約定產生，中外文廣告中心據此享有依照合同繼續(xù)使用以及依據合同抗辯的權利。因此，不能認定中外文廣告中心的涉案行為構成對時賽廣告公司享有的涉案注冊商標專用權的侵犯。鑒于合同約定雙方在合同終止后如繼續(xù)使用原刊物名稱須支付使用費，因此，雙方就涉案刊物名稱的使用問題發(fā)生糾紛，應由雙方按合同法律關系予以解決。四、出版業(yè)相關名稱與商標權沖突的法律分析與律師提示筆者認為本案的終審判決還有諸多可以商榷之處，判決理由和法律適用也有無法讓人信服地方，似有以司法審查“替代”行政授權之嫌！然而本文在這里對此問題不做討論，僅結合本案的事實進行分析給業(yè)界提出幾點律師提示供參考。（一）被他人搶注商標對

13、出版單位的擴張不利出版業(yè)相關名稱被他人注冊為商標后，如果出版業(yè)相關名稱登記和使用在先，不排除出版業(yè)相關名稱仍然能夠獲得繼續(xù)使用的可能性。但是，根據現有法規(guī)的規(guī)定，即便出版業(yè)相關名稱仍然能夠得到繼續(xù)使用，該使用行為將受到諸多的限制，例如，只能以原有的使用方式繼續(xù)使用，或者只能在原有的范圍內繼續(xù)使用等等，從而對出版單位的集團化運作、獲取邊緣收益造成巨大影響。（二）出版單位應建立商標品牌保護制度品牌保護應當作為一個制度建設來看待，應當引起高度地重視。比如對外的投資與合作也涉及到一系列名稱、商標等品牌標識的規(guī)范性使用問題。律師建議還要考慮在與他人合作時，以聯盟的形式來注冊商標；在對欄目和活動進行保護時

14、，可以以主商標加后綴的方式，或者單獨將欄目、活動的名稱注冊為商標。（三）出版業(yè)面對商標侵權指控的法律對策出版單位應當區(qū)分不同的情況，思索現行有效的法律事由和程序，以對抗或者撤銷商標注冊權人的商標侵權指控。1 .善用商標爭議和撤銷程序我國商標法第41條明確規(guī)定了對于已獲得注冊商標提起爭議的條件及年限，第44條明確規(guī)定了撤銷已注冊商標的條件和年限。對此，出版單位可以善用該兩條規(guī)定，對于符合提起爭議條件的已注冊商標提起商標爭議程序，或者撤銷注冊商標程序，使得注冊商標專用權人的指控不存在權利依據。本案查明的事實就是一個很好地例證，被告已經提請商標評審委員會請求撤銷已經注冊的“都市精粹”商標。這就是本文所說的商標爭議程序，這是應對策略的一