BBC贏得“最高擋TopGear及圖”商標行政訴訟案的分析與啟示

1、BBC贏得“最高擋TopGear及圖”商標行政訴訟案的分析與啟示基本情況介紹TopGear是英國廣播公司（以下簡稱"BBC'）由品的一檔汽車真人秀節(jié)目，始創(chuàng)于上世紀80 年代。該節(jié)目以其內(nèi)容火爆風趣、 主持人敢說敢言而著稱。 2011 年湖南衛(wèi)視引進該節(jié)目，該節(jié)目中文名字為最高擋 。BBC于2011年5月11日在3、9、14、16、41等多個類別上申請了 （包含英文“TopGear” ， 中文 “最高擋” 及“齒輪狀的圖形” ）商標。其中，該商標在第 9 類上的申請注冊被商標局因缺乏顯著性和容易引起消費者誤認，基于商標法 第十條第一款第 （ 8） 項、 第十一條第一款第（ 2

2、） 項 （表示商品的特點）而被駁回。 （注：由于駁回通知于 2014 年 5月 1 日之前作出， 本文所述法條均為 2001 年版的 商標法 。 ）BBC委托超凡知識產(chǎn)權(quán)提交了駁回復審。在駁回復審決定中，商評委認可了部分復審理由，認為該商標未構(gòu)成第十一條第一款第 （ 2 ） 項所規(guī)定的 “表示商品的特點” 的情形，但其仍然認為“申請商標中含有最高擋 ，該文字指定使用在便攜式遙控阻車器等商品上易使消費者對于該商品的功能和性質(zhì)產(chǎn)生誤認” ，構(gòu)成了第十條第一款第（ 8）項規(guī)定的情形（有害于社會主義道德風尚或具有其他不良影響）進而仍然駁回申請商標的注冊申請。BBC對駁回復審決定不服，并委托超凡提起訴訟

3、。經(jīng)過 兩審終審的訴訟程序，BBC最終勝訴該商標行政訴訟。相關(guān) 訴訟程序的分析、準備及經(jīng)過如下。一審訴訟前的分析1. 商評委在復審決定書中認為“申請商標中含有最高擋 ，該文字指定使用在便攜式遙控阻車器等商品上易使消費者對于該商品的功能和性質(zhì)產(chǎn)生誤認” ，構(gòu)成了第十條第一款第（ 8）項規(guī)定的情形。但是商評委并未明確說明該商標會如何造成誤認：究竟是該商標中的中文“最高擋”會被識別成“最高檔”從而使消費者對“產(chǎn)品質(zhì)量或檔次”產(chǎn)生誤認， 還是 “最高擋” 會被理解為 “最高級的阻擋器具”從而使消費者對“便攜式遙控阻車器”的功能和性質(zhì)產(chǎn)生誤認。2. 申請商標指定商品包括“磁帶；便攜式遙控阻車器；電熨斗；

4、報警器”等數(shù)十項不同商品項目。商評委在其復審決定書中單單列出“便攜式遙控阻車器”這一項作為“商品代表” ，認為申請商標用在“便攜式遙控阻車器”等商品上易使消費者對于該商品的功能和性質(zhì)產(chǎn)生誤認。從這一點推測，商評委在審查中很可能是將“最高擋”理解為最高級的阻擋器具，進而認為申請商標是對“阻車器”的功能和特點的描述。但商評委用一個“等”字就涵蓋了其他與“便攜式遙控阻車器”風牛馬不相及的數(shù)十項其他指定商品，從而對申請商標在其他所有指定商品上進行駁回，這種做法是很不負責任的。 “便攜式遙控阻車器”與“磁帶；電熨斗；報警 器”等商品在性質(zhì)和功能上都是相互差異很大的商品。3. 第十條第一款第（ 8） 項是

5、針對有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的商標，商評委所述的“誤認”并不 適用這一條。一審論點1甘請商標中的“最高擋”與其中的英文“TopGear”其實是對應關(guān)系，“擋”事實上是英文“ Gear （擋位、齒輪）” 的含義，是“擋位”的意思。 “擋”與“檔”二者均是基本 而常用的漢字，使用頻率很高，基于字形及含義的差異，消費者不會將“最高擋”誤認為“最高檔” ，進而認為該商標表明商品的功能性質(zhì)（即，具有很高的“檔次” ） 。與申請商標完全相同的商標申請在第 3、 14 、 16 、 41 等諸多其他類別均已獲得注冊，這也證明了申請商標中的“擋”不會被消費者誤認為“檔” ，并不會使消費者對指定

6、商品的功能性質(zhì)產(chǎn) 生誤認。2 .就商評委列舉出的商品 “便攜式遙控阻車器” ， 代理人 在功能和用途方面進行了詳細分析，并逐字分析“最高擋” 的含義，論述“最高擋”使用在該商品上不會導致消費者的 誤認。此外，就商評委用一個“等”字概括的所有其他指定商品，代理人均一一分析了它們的功能特點，這些商品的功能特點與“最高擋”相差得更遠，更不會導致誤認。3 . 申請商標顯著性極強，很容易實現(xiàn)商標的標識功能，達到區(qū)分商品來源的基本商標功能，顯然不屬于“有害于社會主義道德風尚”的情形。一審法院認可了代理人的論點，認定申請商標未有害于社會主義道德風尚，也沒有產(chǎn)生消極負面的影響，判定BBC勝訴。后商評委上訴至北

7、京市高級人民法院， 稱商標中的 “ TOP” 和“最高”使用在指定商品上易導致消費者混淆誤認。二審答辯論點1. 申請商標是由英文“ TopGear” ， 中文 “最高擋” 及“齒輪狀的圖形”組成，其整體不具有任何含義。代理人還收集了大量僅有 “最高” 或含有 “最高” 的已注冊的商標來佐證。2. 申請商標的英文部分為“TopGear” ，中間沒有空格，是BBC原創(chuàng)的單詞。即使把英文部分識別為“ Top Gear',其也有含義，即“最大速度擋位” ，這不會使消費者產(chǎn)生誤認?！?Top” 作為一個形容詞，在與其他名詞搭配時會有很多不同的含義。代理人還收集了大量僅有“ Top”或含有“ To

8、p”的已注冊的商標來佐證。3.代理人再次重申申請商標不屬于“有害于社會主義道 德風尚”的情形，且已在多個其他類別獲得注冊。北京市高級人民法院支持了代理人的論點，維持原判。案件啟示1 . 本案中，商評委在其駁回復審決定中將申請商標指定的幾十項不同商品項目“濃縮”為“ 便攜式遙控阻車器等” ，且很明顯地將其在“便攜式遙控阻車器”上對申請商標的評審意見一并擴展到了其他與“便攜式遙控阻車器”差異很大的幾十項其他商品上。這是明顯的“偷懶審查”的做法。但是，代理人在代理案件的時候卻不能“偷懶” 。代理人在代理過程中， 明確指出了商評委該 “偷懶” 做法的不妥，逐項描述每一項商品的功能和特點，分析每一項商品

9、的功能和特點與申請商標之間為何不會產(chǎn)生誤導，沒有放棄對任何一項指定商品的“挽救” 。2 .雖然在商標局和商評委編寫的 商標審查及審理標準中，將誤認的情形適用第十條第一款第（8）項，但這一標準僅對商標局和商評委審理案件時有指導作用，對于法院并無強制適用的效力。 最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見第三條中指出， “人民法院在審查判斷有關(guān)標志是否構(gòu)成具有其他不良影響的情形時，應當考慮該標志或者其構(gòu)成要素是否可能對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負面影響。如果有關(guān)標志的注冊僅損害特定民事權(quán)益，由于商標法已經(jīng)另行規(guī)定了救濟方式和相應程序，不宜認定其屬于具 有其他不良影響的情形。 ”由此可見，法院在適用第十條第一款第 （ 8） 項時， 更加注重考查申請商標是否對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)