從斯伯頓公司訴美國(guó)海軍一案看美國(guó)專利法中的“禁止銷售原則”法

1、.：.；從斯伯頓公司訴美國(guó)海軍一案看美國(guó)專利法中的“制止銷售原那么法學(xué)論文2005年2月28日，美國(guó)聯(lián)邦上訴法院就加拿大斯伯頓(Sparton)公司的上訴作出判決，以為上訴人的US 3,921,120和US 4,029,233號(hào)專利(以下簡(jiǎn)稱120專利和233專利)并沒(méi)有在關(guān)鍵日(critical date)之前一年內(nèi)進(jìn)展商業(yè)銷售。根據(jù)美國(guó)專利法，上訴法院駁回了聯(lián)邦索賠法院(Claims Court)的判決，發(fā)回重審。這件歷時(shí)十余年的案件終于獲得處理，并將在“制止銷售原那么 注1方面成為先例。本案上訴人即原審原告加拿大斯伯頓公司，被上訴人美國(guó)政府即是原審的被告。案情簡(jiǎn)介1969年，美國(guó)海軍與斯

2、伯頓公司簽署了一項(xiàng)合同，采購(gòu)AN/SSQ-53定向頻率分析記錄(DIFAR)聲納浮標(biāo)。該聲納浮標(biāo)是一種偵查、定位、分析水下聲音類別(例如由何種潛水艇發(fā)出的聲音)的電聲安裝。在120專利原懇求文件第一欄第1113行中寫明，SSQ-53聲納浮標(biāo)能置于水下90英尺處，探測(cè)到其下大約1000英尺處的潛水艇(這歸因于1000英尺以下的潛水艇低于海洋等溫層，而該層阻止或者減弱了潛水艇的音響信號(hào))。發(fā)生在冷戰(zhàn)時(shí)期的這項(xiàng)采購(gòu)合同，是為了應(yīng)對(duì)蘇聯(lián)擁有的可以使其潛水艇深至海洋等溫線以下行使從而避開SSQ-53聲納浮標(biāo)探測(cè)的技術(shù)，美國(guó)海軍希望獲得一種既可以探測(cè)淺層水面又可以深化到500乃至1000英尺以下的聲納浮標(biāo)

3、。1971年3月17日，斯伯頓公司向美國(guó)海軍提出了在原合同根底上修正設(shè)計(jì)方案的建議(以下簡(jiǎn)稱ECP)0465-2，即建議修正設(shè)計(jì)方案，從而令聲納浮標(biāo)具備更深的探測(cè)才干。建議中描畫的聲納浮標(biāo)安裝含有多片放射盤。然而，在ECP發(fā)布之后不久，斯伯頓公司開發(fā)并測(cè)試了一種含有單片放射盤的聲納浮標(biāo)。這種單片放射盤聲納浮標(biāo)性能更好，斯伯頓公司最終將其用于改良后的SSQ-53聲納浮標(biāo)，并交貨履行合同。1973年3月29日，斯伯頓公司向美國(guó)專利商標(biāo)局(USPTO)提交了一份“兩倍深度探測(cè)性能聲納浮標(biāo)的設(shè)計(jì)專利懇求，即“120專利。斯伯頓公司接著又在此根底上提交了一份分案懇求(“233專利)，內(nèi)容是聲納浮標(biāo)的放射

4、盤。兩項(xiàng)專利的權(quán)益要求都包含了聲納浮標(biāo)中運(yùn)用的單片放射盤。1992年，斯伯頓公司向聯(lián)邦索賠法院提起訴訟，懇求被告根據(jù)美國(guó)法典第28編第1498條(a)款(該條款內(nèi)容為“與政府有關(guān)的專利和版權(quán)案件)賠償政府未經(jīng)答應(yīng)運(yùn)用120和233專利所帶來(lái)的損失。政府那么根據(jù)美國(guó)法典第35編(專利法)第102條(b)款的“制止銷售原那么，懇求法院認(rèn)定這兩件專利無(wú)效。索賠法院以為120和233專利所涉及的產(chǎn)品已在關(guān)鍵日之前進(jìn)展了銷售，實(shí)驗(yàn)運(yùn)用例外(experimental use exception)不適用于本案，由于斯伯頓公司銷售該設(shè)備從根本上說(shuō)是商業(yè)性質(zhì)而非實(shí)驗(yàn)性質(zhì)。據(jù)此，該法院準(zhǔn)許了政府的要求，以為根據(jù)

5、“制止銷售原那么，該專利權(quán)無(wú)效。斯伯頓公司向聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴，該法院根據(jù)美國(guó)法典第28編第1295條(a)(3)款作出了駁回原判發(fā)回重審的判決。分析制止銷售原那么 雖然在審理期間，聯(lián)邦巡回上訴法院再次調(diào)閱了2001年巡回法院就Monon Corp v. Stoughton Trailers, Inc.【239 F.3d 1253, 1257 (Fed. Cir. 2001)】一案作出的判決，以為專利能否根據(jù)美國(guó)法典第35編第102條的“制止銷售原那么而被認(rèn)定無(wú)效是一個(gè)法律問(wèn)題注2，但是法院以為作出該判別還必需根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)實(shí)認(rèn)定。根據(jù)美國(guó)專利法，假設(shè)要根據(jù)“制止銷售原那么認(rèn)定專利無(wú)效，必

6、需在關(guān)鍵日之前滿足：第一，該產(chǎn)品是為商業(yè)銷售或者明知是為銷售目的而提供的；第二，對(duì)該發(fā)明必需有懇求專利的計(jì)劃。這個(gè)條件的實(shí)現(xiàn)至少有兩種途徑：a)證明在關(guān)鍵日之前已付諸了實(shí)施和b)證明在關(guān)鍵日之前發(fā)明人曾經(jīng)預(yù)備了圖紙或其它對(duì)該發(fā)明的描畫，并足以使身手域技術(shù)人員進(jìn)展實(shí)施。在1998年的Pfaff v. Wells Elec., Inc.【525 U.S. 55, 67-68 (1998)】案中，最高法院沒(méi)有解釋“為商業(yè)目的而提供的必要條件。聯(lián)邦巡回上訴法院以為有兩個(gè)條件是必備的，即法庭必需可以認(rèn)定(1)有商業(yè)性提供，和(2)所提供內(nèi)容是曾經(jīng)獲得授權(quán)的發(fā)明專利。聯(lián)邦索賠法院發(fā)現(xiàn)，在美國(guó)聯(lián)邦巡回法院2

7、001年就Scaltech, Inc. v. Retec/Tetra, L.L.C.【269 F.3d 1321, 1328 (Fed. Cir.2001)】一案作出的判決中，一切的“制止銷售原那么條件都已滿足，對(duì)此聯(lián)邦巡回上訴法院有不同看法。聯(lián)邦巡回上訴法院以為，無(wú)論是120專利還是233專利在關(guān)鍵日之前都沒(méi)有進(jìn)展商業(yè)銷售。本案中，被指控的“為銷售目的而提供，是指1971年3月17日斯伯頓公司曾提出的一份ECP修正建議，即將“雙倍深度操作才干的安裝引進(jìn)到已有的SSQ-53設(shè)計(jì)中。該ECP包括對(duì)“雙倍深度設(shè)計(jì)的聲納浮標(biāo)的闡明和圖紙，該闡明和圖紙涵蓋了獨(dú)立放射盤安裝。各方的意見(jiàn)分歧在于，放射盤終

8、究屬于何種類型。原審法院的判決意見(jiàn)書中陳說(shuō)的幾個(gè)現(xiàn)實(shí)極為重要。首先，斯伯頓公司與政府一致贊同ECP所提供的并非發(fā)明專利；其次，沒(méi)有證據(jù)顯示雙方之間就不同于ECP描畫的放射盤用于聲納浮標(biāo)的事項(xiàng)作過(guò)交流；再次，沒(méi)有任何證據(jù)顯示在關(guān)鍵日(1972.3.29)之前，斯伯頓公司提供過(guò)除“兩倍深度聲納浮標(biāo)之外的任何其他具備ECP建議修正的放射盤的安裝。先例與法律適用現(xiàn)實(shí)上，類似相關(guān)的先例也支持了本判決。1999年聯(lián)邦巡回法院審理的Tec Air, Inc. v. Denso Mfg. Mich., Inc【192 F.3d 3, 8-59 (Fed. Cir.1999)】一案中，上訴人于關(guān)鍵日之前分別在兩

9、個(gè)場(chǎng)所出賣過(guò)塑料扇。在出賣中，Tec航空公司沒(méi)有在扇內(nèi)運(yùn)用獲得專利授權(quán)的平衡塞。聯(lián)邦巡回上訴法院以為“陪審團(tuán)合理地?cái)喽═ec航空公司的銷售行為并未違反“制止銷售原那么，所銷售的產(chǎn)品并未完好運(yùn)用發(fā)明懇求中所陳說(shuō)的技術(shù)。該情形非常類似于本案。斯伯頓公司為銷售目的提供了ECP中描畫過(guò)的帶有放射盤的雙倍深度聲納浮標(biāo)，雖然最終運(yùn)用于履行合同的產(chǎn)品中，卻并未公開披露120專利和233專利懇求中的放射盤。由此，聯(lián)邦巡回上訴法院斷定斯伯頓公司根據(jù)ECP所提供的貨物不能夠包含后來(lái)獲得專利的單片放射盤。此外，聯(lián)邦巡回上訴法院不贊同政府和索賠法院在本案中征引合同原那么作為判決根據(jù)。索賠法院以為ECP并不排除不同的放

10、射盤設(shè)計(jì)，從而接受了政府的主張，以為美國(guó)法律允許斯伯頓公司以任何可以滿足ECP中描畫的功能的放射盤來(lái)進(jìn)展交換。索賠法院由此作出結(jié)論，以為聲納浮標(biāo)是符合合同的合格產(chǎn)品，并進(jìn)一步認(rèn)定ECP是一個(gè)根據(jù)美國(guó)一致商法典2106(1)締結(jié)的訂貨合同。一旦海軍接受帶有單片放射盤的聲納浮標(biāo)，斯伯頓公司的義務(wù)即告履行終了。正如索賠法院指出的那樣，先例傾向于根據(jù)合同原那么來(lái)判別能否有“為銷售而提供的情節(jié)。在2001年聯(lián)邦上訴法院作出的Group One v. Hallmark Cards, Inc 【254 F.3d 1041, 1047 (Fed. Cir. 2001)】一案的判決中表示，一項(xiàng)創(chuàng)新能否有銷售目的提供的判別規(guī)范是聯(lián)邦法，該當(dāng)根據(jù)合同法來(lái)分析。然而，在本案中，索賠法院不適當(dāng)?shù)剡m用美國(guó)一致商法典來(lái)判別，尤其是索賠法院將ECP解讀為“包含單片放射盤的緣由，是美國(guó)海軍接受了帶有單片放射盤的雙倍深度定向頻率分析記錄聲納浮標(biāo)。這種判別是沒(méi)有邏輯的。結(jié)論聯(lián)邦巡回上訴法院以為1971年3月17日的ECP并不是對(duì)專利產(chǎn)品進(jìn)展商業(yè)目的銷售，因此駁回索賠法院