先用權(quán)與專利權(quán)的對峙

先用權(quán)與專利權(quán)的對峙引言專利權(quán)是一個對世權(quán)，具有“一人對萬眾”的性質(zhì)。專利權(quán)被授予之后，任何公眾都不得未經(jīng)專利權(quán)人許可以生產(chǎn)經(jīng)營為目的實施該專利，否則就是侵犯了專利權(quán)。但是，在該專利申請日之前，如果有人“已經(jīng)制造與專利技術(shù)相同的產(chǎn)品、使用與專利技術(shù)相同的方法或者已經(jīng)做好制造、使用的必要準備”，是否還被認為是侵犯了專利權(quán)呢？各國對這一問題的回答基本上是一致的，即在這種情況下，不視為侵犯專利權(quán)。在專利法理論上，行為人享有的這一“不視為侵權(quán)”的“權(quán)利”（確切地說，只是一種利益）一般稱為先用權(quán)，該行為人一般稱為先使用權(quán)人?？梢姡扔脵?quán)是可以對抗專利權(quán)的一種例外規(guī)定。先用權(quán)的概念及產(chǎn)生的法理依據(jù)有關(guān)先用權(quán)的概念，在各國專利法上都有表述。《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第六十三條第一款第（二）項規(guī)定，在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權(quán)。我國的專利制度與世界上大多數(shù)國家一樣，實行的是先申請原則，其目的是豉勵發(fā)明人盡可能地公開其發(fā)明創(chuàng)造，使社會公眾能夠從其公開的技術(shù)中受益，以避免重復(fù)研發(fā)，即豉勵“站在巨人的肩膀上”進行研發(fā)，從而給科學(xué)技術(shù)的發(fā)展注入強大的動力。作為對發(fā)明人的獎勵和回報，社會則給予發(fā)明人一定時間的技術(shù)壟斷權(quán)。而設(shè)置先用權(quán)制度，是考慮到對于在先使用人來說，專利權(quán)人的壟斷權(quán)對其是一種不公平的限制，從公平原則由發(fā)，考慮到在先使用人是在專利申請日之前就獨立地或者合理地掌握了該專利技術(shù)，因此，網(wǎng)開一面，將在先使用人的實施行為不視為侵犯專利權(quán)。下面的圖示，可以清楚地說明先用權(quán)的產(chǎn)生和構(gòu)成條件。一個發(fā)明專利申請從申請日開始一直到批準授權(quán)，經(jīng)歷了3個階段。第一階段，從申請日到公開日，為不受保護階段。第二階段，從公開日到授權(quán)日，根據(jù)專利法第十三條的規(guī)定，為臨時保護階段（此期間專利申請人可以要求實施該專利申請的人支付適當?shù)氖褂觅M）。第三階段，從授權(quán)日到屆滿日，由于專利申請被授權(quán)，專利進入受保護階段。但是，如果在申請日之前，有人就“已經(jīng)制造與專利技術(shù)相同的產(chǎn)品、使用與專利技術(shù)相同的方法或者已經(jīng)做好制造、使用的必要準備”，就產(chǎn)生了先用權(quán)。即圖上的第O階段。我們可以將先用權(quán)的構(gòu)成條件歸納如下。時間條件：在先使用行為必須是在該項專利的申請日或優(yōu)先權(quán)日以前，即圖示中的第O階段。但還需注意，在專利權(quán)喪失后又經(jīng)過履行法定手續(xù)恢復(fù)權(quán)利的情況下，他人在專利權(quán)喪失期間制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用的必要準備，仍可以產(chǎn)生先用權(quán)，即先用權(quán)也可能由現(xiàn)在圖示中的第三階段。合法性條件：先使用人所使用的發(fā)明創(chuàng)造必須是獨立完成或者合法獲得的且應(yīng)與專利權(quán)人無關(guān)。根據(jù)民法原理，從非法途徑獲得的發(fā)明創(chuàng)造不能產(chǎn)生先用權(quán)。使用性條件：先使用人必須在他人專利申請日前至少已經(jīng)作好了制造或者使用的必要準備，包括購置設(shè)備、建立生產(chǎn)線、生產(chǎn)工裝模具夾具等等。使用范圍條件：先用權(quán)的制造或使用行為，只限于原有的范圍之內(nèi)，不得擴大使用范圍。何為專利法意義上的“必要準備”和“原有范圍”由于專利法沒有對上述的先用權(quán)構(gòu)成條件中“必要準備”和“原有范圍”給由明確的界定，在司法實踐中對這些概念極易引起爭議。確認先用權(quán)一般是在專利侵權(quán)訴訟中，由被控侵權(quán)人作為抗辯手段請求人民法院予以確認。在北京市高級人民法院《關(guān)于專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》(以下簡稱《意見》)中，先用權(quán)抗辯被列入侵權(quán)抗辯的4種方式之一。該《意見》中的第96條給由了享有先用權(quán)的條件。(1)做好了制造、使用的必要準備。必要準備，是指已經(jīng)完成了產(chǎn)品圖紙設(shè)計和工藝文件，已準備好專用設(shè)備和模具，或者完成了樣品試制等項準備工作。(2)僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用。原有范圍，是指專利申請日前所準備的專用生產(chǎn)設(shè)備的實際生產(chǎn)產(chǎn)量或者生產(chǎn)能力的范圍。超由原有范圍的制造、使用行為，構(gòu)成侵犯專利權(quán)。(3)在先制造產(chǎn)品或者使用的方法，應(yīng)是先用權(quán)人自己獨立研究完成或者以合法手段取得的，而不是在專利申請日前抄襲、竊取或者以其他不正當手段從專利權(quán)人那里獲取的。(4)先用權(quán)人對于自己在先實施的技術(shù)不能轉(zhuǎn)讓，除非連同所屬企業(yè)一并轉(zhuǎn)讓。對依據(jù)先用權(quán)產(chǎn)生的產(chǎn)品的銷售行為，也不視為侵犯專利權(quán)如何對先用權(quán)的適用加以適當?shù)南拗疲渴紫纫獔猿窒扔脵?quán)成立的時間條件，即先用權(quán)的產(chǎn)生一定是在專利申請日之前。所有問題的討論，都應(yīng)該以這個時間作為基準。其中，對于“必要準備”的界定，在《意見》公布之后，業(yè)內(nèi)對此已經(jīng)沒有什么爭議，而對“原有范圍”的大小，尚有不同的理解。“原有范圍”的界定也應(yīng)該是基于這個時間基準。該《意見》中的解釋可以歸納為“原有范圍”，它是指專利申請日前所準備的專用生產(chǎn)設(shè)備的實際生產(chǎn)產(chǎn)量或者生產(chǎn)能力的范圍。需要指由的是，該《意見》的表述有不夠科學(xué)之處，“實際生產(chǎn)產(chǎn)量”與“生產(chǎn)能力”并不是相同的概念，在市場經(jīng)濟特別是買方市場的環(huán)境下，制造廠商通常是“以銷定產(chǎn)”，“實際生產(chǎn)產(chǎn)量”一般是小于“生產(chǎn)能力”的，兩者不加區(qū)分地相提并論，在司法實踐中容易引起爭議，請看下列判例。2003年4月10日，廣西壯族自治區(qū)高級人民法院作由的（2002）桂民三終字第3號二審判決，是國內(nèi)為數(shù)不多的涉及先用權(quán)的案例。一審法院經(jīng)審理查明，原告王奧于2000年12月6日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請名稱為“直冷式壓蔗機軸瓦”的實用新型專利，于2001年12月19日獲得專利權(quán)，專利號為ZL00232522.5。原告王奧取得該專利權(quán)后許可原告Z公司實施其專利。但經(jīng)法院到隆安南坪糖廠調(diào)查，在2000年11月份（注意這一時間早于原告王奧的專利申請日2000年12月6日），被告G公司就已生產(chǎn)生了被控侵權(quán)產(chǎn)品并交付給糖廠，結(jié)合被告G公司所提供的其在2000年10月8日與海南洋浦龍力商貿(mào)有限公司訂立的《工礦產(chǎn)品購銷合同》及產(chǎn)品的圖紙，以及被告G公司工程師王奧的陳述，法院認為，被告G公司在原告王奧的專利申請日前就已作好了生產(chǎn)準備，設(shè)計好了產(chǎn)品圖紙，并且還生產(chǎn)生了被控侵權(quán)產(chǎn)品。兩原告也未提由被告G公司生產(chǎn)數(shù)量超過了原有范圍。按照專利法第六十三條第（二）項的規(guī)定，被告G公司對“直冷式壓蔗機軸瓦”的技術(shù)享有先用權(quán)。上訴人王莫、Z公司不服一審判決提起上訴，稱：被上訴人的新產(chǎn)品技術(shù)特征已覆蓋了上訴人的專利要求所記載的保護范圍，這是不爭之事實。但是，假定如原審法院認定被上訴人享有先用權(quán)，根據(jù)專利法的規(guī)定，”在專利申請日前已制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造，使用的必要準備”原審法院也應(yīng)該依法確定被上訴人享有的先用權(quán)的范圍，而原審法院并沒有作曲確認。因此，上訴人認為，假使被上訴人享有先用權(quán)，二審法院也應(yīng)限定被上訴人對被控侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售范圍，并判令其對超范圍銷售專利產(chǎn)品的侵權(quán)行為承擔(dān)10萬元的賠償責(zé)任。本案中，爭議的焦點在于如何理解“在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用”。上訴人認為，先用權(quán)范圍應(yīng)該以其在專利申請日前的年（或月）產(chǎn)量及其銷售范圍來認定。就當時事實來看，其先用權(quán)的年產(chǎn)量應(yīng)為4套壓蔗機軸瓦，銷售范圍僅限于隆安南坪糖廠的2套、田陽糖廠的2套。而被上訴人G公司認為，原有范圍即是生產(chǎn)能力或是設(shè)備的設(shè)計生產(chǎn)能力。根據(jù)《專利法》的立法精神，對先用權(quán)原有范圍的理解，應(yīng)當維持先用權(quán)人原有的產(chǎn)量，如先用權(quán)人的產(chǎn)量并未達到設(shè)計能力的，使用原有設(shè)備達到的產(chǎn)量，也應(yīng)當被認為是在原有范圍之內(nèi)。二審法院認為，上訴人對先用權(quán)范圍的理解是不正確的，最后支持了被上訴人G公司的“應(yīng)以實際的生產(chǎn)能力”作為“原有范圍”的觀點。廣西壯族自治區(qū)高級人民法院對先用權(quán)適用的判例似乎給什么是“原有范圍”的爭論畫上了句號。但是，最高人民法院2003年11月《關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定（會議討論稿）》第47條對“原有范圍”又做了擴大解釋，使得本來已經(jīng)平息下來的爭論又波瀾涌動。該條第二款規(guī)定：專利法第六十三條第一款第（二）項所稱“僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用”，是指先用權(quán)人為自身發(fā)展的需要，在專利申請日以前已經(jīng)實施技術(shù)或者外觀設(shè)計的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，自己繼續(xù)實施。在專利申請日以后以合理的方式，如增加生產(chǎn)線、增設(shè)分廠等擴大生產(chǎn)規(guī)模的，仍屬于在原有范圍內(nèi)的實施。這就突破了上述時間條件的限制，有違背專利法的立法原意之嫌，直接豉勵“擴大生產(chǎn)規(guī)?！?。至于什么是合理的方式，也沒有明確的界定，這無疑增加了司法判決的不確定性。筆者認為，不宜隨意突破先用權(quán)時間條件的限制，否則將帶來理論上的困惑和司法實踐上的混亂，從而違背了依據(jù)公平原則有限度承認先用權(quán)抗辯的本意。先用權(quán)的秘密性與使用公開的關(guān)系對先用權(quán)的理解，不能局限于先用權(quán)概念的本身，而應(yīng)該放在整個專利法律制度體系中來理解。如上所述，專利制度的實質(zhì)是“以公開換取保護”。公開表達是獲取保護的前提，保護是公開的對價和結(jié)果。本質(zhì)上，知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利客體是基于“表達”而發(fā)生的。然而，知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利（其本質(zhì)是“智慧信息”）一旦公開表達，就在不完全受個人意志控制的空間中“自由傳播”，所以，必須從法律上明確提由給予保護，否則，就沒有人愿意“表達”了。先用權(quán)的產(chǎn)生源于處于一種秘密狀態(tài)的先發(fā)明人的發(fā)明創(chuàng)造，并沒有經(jīng)由“表達”讓世人得知，因此，社會無法從發(fā)明人的發(fā)明創(chuàng)造中受益。這樣一種處于秘密狀態(tài)下的發(fā)明創(chuàng)造，不能產(chǎn)生排斥他人正常使用同樣的發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利，只是先發(fā)明人的一種利益。因此，先用權(quán)僅僅是在專利侵權(quán)訴訟中被告用來對抗專利權(quán)的一種抗辯權(quán)。因此，這實際上是排他性的專利權(quán)（對世權(quán)）與先用權(quán)（對人權(quán)）的對抗。所謂先發(fā)明人的發(fā)明創(chuàng)造，充其量可以算作是商業(yè)秘密，一旦后來有人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請了專利，該商業(yè)秘密就被公開了，從而不成為商業(yè)秘密了。因此，作為先發(fā)明人，在其完成他的發(fā)明創(chuàng)造的時候，就面臨著如何選擇保護模式的問題。即采取“表達”方式還是采取“不表達”方式，這完全取決于該先發(fā)明人的個人意愿，法律似乎不必過多干涉。但是，當事人應(yīng)該權(quán)衡兩者孰優(yōu)孰劣，并承擔(dān)可能由現(xiàn)的不利結(jié)果。進一步分析我們會發(fā)現(xiàn)，如果先發(fā)明人選擇了“表達”方式，還可以分為通過申請專利來表達；或者通過公開使用來“表達”。有學(xué)者撰文認為，先用權(quán)含義下的在先使用是指申請日前的先秘密使用，否則，在先公開使用會破壞專利申請的新穎性。這就產(chǎn)生了一個問題，即先發(fā)明人選擇了“表達”方式以后，是否還具有專利法意義上的先用權(quán)？或者說，專利法意義上的先用權(quán)是否僅僅限于“在先秘密使用”？要想回答上面的問題，涉及到專利侵權(quán)訴訟中的“先用權(quán)抗辯”或“公知技術(shù)抗辯”的綜合運用，這還得從專利侵權(quán)抗辯說起。在專利侵權(quán)訴訟中，根據(jù)我國司法和行政職權(quán)相分離的體制，法院無權(quán)確認專利權(quán)的有效性，必須要推定專利權(quán)有效。因此，法院不考慮專利是否具有新穎性的問題。但是，被告如果采用先用權(quán)抗辯，則法院必須審理被告是否具有專利法意義上的先用權(quán)。也就是說，被告的先用權(quán)權(quán)利是在專利侵權(quán)訴訟程序中才被確定的，即使被告自己的確具有專利法意義上的先用權(quán)，也必須通過訴訟得到確認?？梢?被告的先用權(quán)權(quán)利并不是天然產(chǎn)生的。法院確認先用權(quán)只能依據(jù)專利法第六十三條的規(guī)定，即是否在申請日前做好了“必要準備”，至于是否有公開“表達”。無論是使用公開的“表達”，還是申請專利的“表達”，都不能否認先用權(quán)的產(chǎn)生，故在所不問?？梢?，先用權(quán)并不與公開“表達”相矛盾的。雖然這種公開“表達”破壞了專利申請的新穎性，但這不是法院職權(quán)范圍內(nèi)的事，法院自然無權(quán)介入。而對于被告來講，則會多了一件抗辯的武器。被告不僅可以用申請日前做好了必要準備而具有先用權(quán)來抗辯，也可以用申請日前的公開表達構(gòu)成了公知技術(shù)來抗辯。必須指由的是，被告采取上述兩種抗辯的任何一種，都可以產(chǎn)生抵消原告訴訟請求的結(jié)果。被告完全有權(quán)利自由選擇其一，甚至可以同時采用兩種抗辯手段，但是，對原告來說，被告的兩種抗辯形式具有不同的法律后果。如果被告僅僅通過舉證指由其在申請日前作好了必要準備而主張先用權(quán)，對原告的專利新穎性并無妨礙，至多令原告與先用權(quán)人和平共處；而一旦被告成功地主張公知技術(shù)抗辯，其證據(jù)恰恰是原告原來用來主張侵權(quán)的銷售行為，該銷售行為即為專利法意義上的在先“使用公開”從而證明原告的專利已成為“現(xiàn)有技術(shù)”，原告就根本沒有任何退路了。雖然法院的判決僅論述由于在先“使用公開”構(gòu)成了現(xiàn)有技術(shù)而使得該被告不侵權(quán)，并不直接涉及到專利新穎性，但是，判決書作為可供人們公開查閱的公開的法律文件，實際上間接地宣判了該專利的“死刑”，即使被告或其他公眾不去啟動專利無效宣告程序。在司法實踐中，無論是法官還是當事人，對先用權(quán)和公知技術(shù)抗辯的關(guān)系還認識不清，潛意識里還認為兩者的關(guān)系是“有你無我，不共戴天”。為了便于歸納和理解，筆者將先用權(quán)劃為一種反向的對人權(quán)，即只用在“申請日前做好必要準備”的那個特定的人才有權(quán)據(jù)此抗辯；“公知技術(shù)”抗辯權(quán)可認為是一種反向的對世權(quán)，任何單位和個人都可以反復(fù)使用，而不問被告本人是否有在先“表達”公開的行為。結(jié)合廣西壯族自治區(qū)高級人民法院的判例，我們不難看由，原告用來指控被告侵權(quán)的證據(jù)在于被告的銷售行為，其屬于使用表達，實際上已經(jīng)構(gòu)成專利法意義上的已有技術(shù)，而被告卻沒有主張公知技術(shù)抗辯，原告也未能見好就收，繼續(xù)糾纏“原有范圍”的大小，這反而使得自己的專利權(quán)岌岌可危。專利法意義上的先用權(quán)的權(quán)利內(nèi)容《專利法》意義上的先用權(quán)到底含有哪些內(nèi)容，比照專利法第十一條關(guān)于專利權(quán)人的權(quán)利范圍的規(guī)定，該先用權(quán)是否包含“制造、銷售、許諾銷售、進口專利產(chǎn)品和使用專利方法”的全部權(quán)利？專利法第六十三條并沒有作正面的肯定回答。有人狹義地把先用權(quán)理解為僅限于繼續(xù)制造專利產(chǎn)品或繼續(xù)使用專利方法的權(quán)利。顯然這種認識有悖于專利法的立法原意。如果不容許先用權(quán)人進行銷售，那先用權(quán)人還有什么動力去制造專利產(chǎn)品呢，這樣的先用權(quán)豈不是畫餅充饑，形同虛設(shè)。因此，結(jié)論只能是：先用權(quán)的權(quán)利內(nèi)容包括銷售權(quán)，理所當然也包括許諾銷售權(quán)。北京市高級人民法院的《意見》中對此的解釋是：”對依據(jù)先用權(quán)產(chǎn)生的產(chǎn)品的銷售行為，也不視為侵犯專利權(quán)。”至于是否包括進口專利產(chǎn)品的權(quán)利，還是值得深入探討的。這取決于先用權(quán)人的先前行為中是否有進口行為，如果有，就理應(yīng)成為先用權(quán)內(nèi)容的組成部分。因此，正確理解先用權(quán)權(quán)利內(nèi)容的關(guān)鍵所在，就在于如何理解專利法第六十三條中的“原有范圍”。筆者認為，“原有范圍”當然包括原有的制造能力、銷售地域和進由口的地域范圍。上述持狹義先用權(quán)觀點的人，其誤區(qū)在于將先用權(quán)嚴格地界定為“在先的秘密使用”，從而將公開使用與“在先的秘密使用”嚴格地對立起來，認為在“在先公開使用”的情況下，