專利律師實(shí)務(wù)

專利律師實(shí)務(wù)山東衡正源律師事務(wù)所集體學(xué)習(xí)材料高千里律師2016年8月1內(nèi)容提綱一、引言1、關(guān)于我2、技術(shù)創(chuàng)新成為國家戰(zhàn)略3、律師專業(yè)化二、專利代理人資格和專利代理機(jī)構(gòu)介紹三、法律知識(shí)四、專利知識(shí)五、案例21、關(guān)于我2013年1月1日取得專利代理人資格，2013.10參加專利代理人上崗培訓(xùn)班。2016年6月18日參加在濟(jì)南進(jìn)行的山東省律協(xié)培訓(xùn)班，最高院民三庭副庭長王闖、中國政法大學(xué)教授、博導(dǎo)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法重點(diǎn)學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人馮曉青講課。擁有注冊一級建造師（房屋建筑、市政公用工程兩個(gè)專業(yè)）、注冊咨詢工程師資格。對房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域法律服務(wù)比較擅長，目前正向知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域法律服務(wù)拓展。32、技術(shù)創(chuàng)新成為國家戰(zhàn)略2008年6月5日，國務(wù)院印發(fā)《國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》。2016年5月份，國務(wù)院印發(fā)《國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》。鼓勵(lì)：國家財(cái)政資助、企業(yè)優(yōu)惠政策中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展未來的希望所在，業(yè)務(wù)發(fā)展看好43、律師專業(yè)化姜玉英律師去年將一件專利侵權(quán)案件交給我辦理，通過申請無效，已經(jīng)勝訴。后邊作為案例講。律師合作與分配機(jī)制問題：案源和承辦兩個(gè)環(huán)節(jié)如何合作、銜接、分配。個(gè)人注重學(xué)習(xí)研究，律所提供合作平臺(tái)。從其他所某主任律師起草審查主要合同標(biāo)的為商標(biāo)的合同說起……5二、專利代理人資格和專利代理機(jī)構(gòu)介紹1、專利代理人報(bào)考條件：高等院校理工科專業(yè)畢業(yè)或者具有同等學(xué)力；從事過兩年以上科學(xué)技術(shù)工作或者法律工作?？既龔埦?。法院對于專利代理人參與訴訟一般持支持態(tài)度。外國的專利代理制度簡介。資格證書圖片2、專利審查協(xié)作中心：2016年招聘1095人。3、專利代理機(jī)構(gòu)：律師事務(wù)所：3名雙證人員，執(zhí)業(yè)滿2年（視為從事專利工作）。我所正在申請專利代理資質(zhì)。6三、法律知識(shí)1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)概述2、專利法律體系3、與專利有關(guān)的糾紛主管、管轄及其法律程序?qū)＠謾?quán)案件專利復(fù)審和無效案件專利確權(quán)案件其他專利案件71、知識(shí)產(chǎn)權(quán)概述“專利律師實(shí)務(wù)”和“專利代理實(shí)務(wù)”的區(qū)別：專利代理的范圍更廣。知識(shí)產(chǎn)權(quán)的范圍：專利、商標(biāo)、著作權(quán)、計(jì)算機(jī)軟件、不正當(dāng)競爭、技術(shù)秘密、技術(shù)合同、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)管轄的特點(diǎn)：由指定的法院管轄（級別高）

三大知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院：北京、上海、廣州

各中級法院：普通知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件

部分中級法院：專利案件（濟(jì)南、青島、煙臺(tái)、濰坊）

部分基層法院：歷下區(qū)、市南區(qū)一審部分知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件，知識(shí)產(chǎn)權(quán)所在地的基層人民法院山東省高級人民法院的管轄規(guī)定82、專利法律體系《中華人民共和國專利法》第三次修改，2008年修改，自2009年10月1日起施行，現(xiàn)有技術(shù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)變化《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》《中華人民共和國專利審查指南》《最高人民法院關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》（2001年制訂）《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（2001年制訂，2013年第一次修正，2015年第二次修正，該修正自2015年2月1日起施行）《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2009年制訂，2010年1月1日施行）《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（2016年1月25日通過，2016年4月1日施行）《中華人民共和國知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》（2003發(fā)布，2010修訂）《中華人民共和國知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)關(guān)于〈中華人民共和國知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例〉的實(shí)施辦法》（2009年發(fā)布）《展會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)辦法》（2006年發(fā)布）展會(huì)投訴機(jī)構(gòu)92、專利法律體系專利法、實(shí)施細(xì)則、審查指南、司法解釋的價(jià)值追求：保護(hù)和限制方向盤：權(quán)利要求的解釋左車輪：專利的確權(quán)和授權(quán)發(fā)動(dòng)機(jī)：發(fā)明創(chuàng)造右車輪：專利法的司法保護(hù)103、與專利有關(guān)的糾紛主管、管轄及其

法律程序（1）專利侵權(quán)糾紛案件（2）專利的復(fù)審和無效案件（3）專利確權(quán)糾紛案件（4）其他專利糾紛案件11（1）專利侵權(quán)糾紛案件處理機(jī)關(guān)：中級人民法院、省級知識(shí)產(chǎn)權(quán)局或者有處理能力的設(shè)區(qū)的市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。知識(shí)產(chǎn)權(quán)局處理：可以認(rèn)定侵權(quán)，依請求調(diào)解，不能裁決賠償。不服的提起行政訴訟。法院訴訟：臨沂的案子目前由“濟(jì)南市中級人民法院”管轄。訴訟主體：誰有權(quán)當(dāng)原告？三種許可合同（獨(dú)占、排他、普通）假冒專利案件：法院民事訴訟；知識(shí)產(chǎn)權(quán)局責(zé)令改正，沒收違法所得，可以并處違法所得四倍以下罰款，沒有違法所得，可以處20萬元以下罰款，構(gòu)成犯罪的追究刑事責(zé)任。冒充的情況：（知識(shí)產(chǎn)權(quán)局處罰）12（1）專利侵權(quán)糾紛案件與專利無效程序的民行交叉問題：先行裁駁，另行起訴（規(guī)定的理由：復(fù)審委無效的錯(cuò)誤率20%左右）；解釋二a2：權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復(fù)審委員會(huì)宣告無效的，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴。有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權(quán)利人可以另行起訴。專利權(quán)人另行起訴的，訴訟時(shí)效期間從本條第二款所稱行政判決書送達(dá)之日起計(jì)算。13（1）專利侵權(quán)糾紛案件作出侵權(quán)判決或調(diào)解書后被無效的，裁定雙中止制度。解釋二a29：宣告專利權(quán)無效的決定作出后，當(dāng)事人根據(jù)該決定依法申請?jiān)賹?，請求撤銷專利權(quán)無效宣告前人民法院作出但未執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書的，人民法院可以裁定中止再審審查，并中止原判決、調(diào)解書的執(zhí)行。專利權(quán)人向人民法院提供充分、有效的擔(dān)保，請求繼續(xù)執(zhí)行前款所稱判決、調(diào)解書的，人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)執(zhí)行；侵權(quán)人向人民法院提供充分、有效的反擔(dān)保，請求中止執(zhí)行的，人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許。人民法院生效裁判未撤銷宣告專利權(quán)無效的決定的，專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)賠償因繼續(xù)執(zhí)行給對方造成的損失；宣告專利權(quán)無效的決定被人民法院生效裁判撤銷，專利權(quán)仍有效的，人民法院可以依據(jù)前款所稱判決、調(diào)解書直接執(zhí)行上述反擔(dān)保財(cái)產(chǎn)。a30：在法定期限內(nèi)對宣告專利權(quán)無效的決定不向人民法院起訴或者起訴后生效裁判未撤銷該決定，當(dāng)事人根據(jù)該決定依法申請?jiān)賹?，請求撤銷宣告專利權(quán)無效前人民法院作出但未執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審。當(dāng)事人根據(jù)該決定，依法申請終結(jié)執(zhí)行宣告專利權(quán)無效前人民法院作出但未執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定終結(jié)執(zhí)行。14（1）專利侵權(quán)糾紛案件法律上的侵權(quán)判斷幾條規(guī)定：法a62：在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計(jì)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。法a70：為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任。解釋二a25：為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的，對于權(quán)利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張，人民法院應(yīng)予支持，但被訴侵權(quán)產(chǎn)品的使用者舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對價(jià)的除外。本條第一款所稱不知道，是指實(shí)際不知道且不應(yīng)當(dāng)知道。15（1）專利侵權(quán)糾紛案件侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額：法a65：侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失確定；實(shí)際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。賠償數(shù)額還應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費(fèi)均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。解釋二a28：權(quán)利人、侵權(quán)人依法約定專利侵權(quán)的賠償數(shù)額或者賠償計(jì)算方法，并在專利侵權(quán)訴訟中主張依據(jù)該約定確定賠償數(shù)額的，人民法院應(yīng)予支持。16（1）專利侵權(quán)糾紛案件實(shí)踐中法定賠償?shù)膶擂危?7（2）專利的復(fù)審和無效案件專利無效案件：由專利復(fù)審委員會(huì)受理，請求、答復(fù)、口頭審理不服的，3個(gè)月內(nèi)到北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴（行政訴訟）、上訴到北京市高院復(fù)審案件：基本同無效案件，沒有對方當(dāng)事人。3個(gè)月內(nèi)提出，3個(gè)月內(nèi)起訴。18（3）專利確權(quán)糾紛案件只能到有管轄權(quán)的法院起訴。專利申請權(quán)糾紛、專利權(quán)屬糾紛主要包括職務(wù)發(fā)明與非職務(wù)發(fā)明的爭議、涉及合作完成或者接受委托完成的發(fā)明創(chuàng)造、關(guān)于誰是發(fā)明人或設(shè)計(jì)人的糾紛。19（4）其他專利糾紛專利強(qiáng)制許可相關(guān)糾紛知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：有權(quán)決定強(qiáng)制許可、裁決強(qiáng)制許可使用費(fèi)不服的，提起行政訴訟專利合同糾紛轉(zhuǎn)讓合同許可合同20四、專利知識(shí)1、專利、發(fā)明創(chuàng)造、發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)2、專利文件的構(gòu)成3、權(quán)利要求書4、申請日、優(yōu)先權(quán)日（優(yōu)先權(quán)和不喪失新穎性的公開）、公布日、公告日5、現(xiàn)有技術(shù)、抵觸申請6、新穎性7、創(chuàng)造性8、實(shí)用性9、單一性10、授予專利權(quán)的條件和要求11、專利侵權(quán)判定原則12、專利無效的理由13、專利權(quán)評價(jià)報(bào)告（2009年以前叫專利檢索報(bào)告）211、專利、發(fā)明創(chuàng)造、發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)本法所稱的發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)。發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。實(shí)用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。外觀設(shè)計(jì)，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。222、專利文件的構(gòu)成發(fā)明和實(shí)用新型權(quán)利要求書、說明書、附圖摘要、摘要附圖蹲便器的專利證書管道疏通器專利文件外觀設(shè)計(jì)圖片或照片、簡要說明管道疏通器專利文件1管道疏通器專利文件2

233、權(quán)利要求書獨(dú)立權(quán)利要求、從屬權(quán)利要求、前序部分、特征部分、引用部分、限定部分獨(dú)立權(quán)利要求舉例：1.一種讀書架，包括擱書架，其特征在于：所述擱書架設(shè)置有滑條，滑條可在擱書架的滑條槽內(nèi)輕松滑動(dòng)。從屬權(quán)利要求舉例：2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的排氣閥，其特征是：閥桿埋藏件采用拐角形，在閥體開口處裝有安全螺帽。寫從屬權(quán)利要求的原因：無效過程中修改專利、表述清楚。1、一種鍋，包括鍋體和鍋蓋，其特征在于：所述鍋體的底部為平底。2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的鍋，其特征在于：所述鍋體平底的背面還陣列有多個(gè)錐形的突起。3、根據(jù)權(quán)利要求2所述的鍋，其特征在于：所述錐形突起的高度在1cm至5cm之間。244、申請日、優(yōu)先權(quán)日（優(yōu)先權(quán)和不喪失新穎性的公開）、公布日、公告日優(yōu)先權(quán)：專利法a29：申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國第一次提出專利申請之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。不喪失新穎性的公開：法a24：申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個(gè)月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會(huì)上首次展出的；（二）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議上首次發(fā)表的；（三）他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。二者的區(qū)別：優(yōu)先權(quán)可以視為為申請日的提前255、現(xiàn)有技術(shù)、抵觸申請專利檢索（國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官方網(wǎng)站專利檢索系統(tǒng)、SooPAT、佰騰、USPTO等）現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。（不含申請日當(dāng)天）抵觸申請：任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出，并在申請日以后（含申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件。包括進(jìn)入中國國家階段的國際專利申請文件（PCT專利申請）。抵觸申請破壞所申請專利的新穎性，不破壞創(chuàng)造性。266、新穎性：單獨(dú)對比原則法a22.2：新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。下位概念破壞上位概念的新穎性；（銅破壞金屬，氬氣破壞惰性氣體）對比文件公開的數(shù)值或者數(shù)值范圍落在申請文件數(shù)值范圍限定之內(nèi)、部分重疊、有一共同端點(diǎn)，破壞新穎性；（厚度2-3毫米破壞厚度1-5毫米）慣用手段的直接置換不具備新穎性。（螺絲固定、螺栓固定、鉚接固定）同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理：申請人相同：選擇或修改申請人不同：自行協(xié)商對一件專利申請和一項(xiàng)專利權(quán)的處理：同時(shí)申請發(fā)明和實(shí)用新型的情況277、創(chuàng)造性結(jié)合對比原則所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員：假想的人三步法（三步法，意見陳述書的八股文）：沒有新穎性，一定沒有創(chuàng)造性。確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)確定區(qū)別技術(shù)特征是否顯而易見（公知常識(shí)、技術(shù)啟示等）288、實(shí)用性

9、單一性實(shí)用性：無實(shí)用性的情況：無再現(xiàn)性、違背自然規(guī)律、利用獨(dú)一無二的自然條件、無積極效果等。單一性：不是無效理由一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思：包含一個(gè)或多個(gè)相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征（做出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征分案申請2910、授予專利權(quán)的條件和要求發(fā)明和實(shí)用新型：新穎性（不喪失新穎性的申請）、創(chuàng)造性、實(shí)用性、充分公開、以說明書為依據(jù)清楚簡要、不缺少必要技術(shù)特征、分案不超原申請外觀設(shè)計(jì)：不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)，明顯區(qū)別，不與在先權(quán)利相沖突專利申請人的價(jià)值追求：能夠授權(quán)的前提下，取得最大的保護(hù)范圍。不授予專利權(quán)的項(xiàng)目：（一）科學(xué)發(fā)現(xiàn)；（二）智力活動(dòng)的規(guī)則和方法；（三）疾病的診斷和治療方法；（四）動(dòng)物和植物品種；（五）用原子核變換方法獲得的物質(zhì)；（六）對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標(biāo)識(shí)作用的設(shè)計(jì)。對前款第（四）項(xiàng)所列產(chǎn)品的生產(chǎn)方法，可以依照本法規(guī)定授予專利權(quán)。3011、專利侵權(quán)判定原則幾個(gè)概念：技術(shù)特征、區(qū)別技術(shù)特征、必要技術(shù)特征、全部技術(shù)特征、特定技術(shù)特征規(guī)定a17：專利法第五十九條第一款所稱的“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。發(fā)明和實(shí)用新型專利侵權(quán)判定的等同原則：等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。（1、產(chǎn)品部件的簡單移位或者方法步驟順序的簡單變換；2、等同替換；3、分解或者合并技術(shù)特征。）外觀設(shè)計(jì)：判斷主體為一般消費(fèi)者

單獨(dú)對比、直接觀察、整體觀察、綜合判斷3111、專利侵權(quán)判定原則解釋一a7：人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍；被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個(gè)以上的技術(shù)特征，或者有一個(gè)以上技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其沒有落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。解釋二a5：在人民法院確定專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，獨(dú)立權(quán)利要求的前序部分、特征部分以及從屬權(quán)利要求的引用部分、限定部分記載的技術(shù)特征均有限定作用。3212、專利無效的理由細(xì)則a65.2：依照專利法第四十五條的規(guī)定，請求宣告專利權(quán)無效或者部分無效的，應(yīng)當(dāng)向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提交專利權(quán)無效宣告請求書和必要的證據(jù)一式兩份。無效宣告請求書應(yīng)當(dāng)結(jié)合提交