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處理審查意見通知書之經(jīng)驗分享 宋獻濤 2 目錄代理人的天職代理人的內(nèi)功OA基本要求和常見錯誤新穎性和創(chuàng)造性 3 代理人的天職 Serveclientsandfightforclients Note fightisnotflight 為客戶提供可行的建議按照客戶的指示行事 actasinstructed 思考 面對officerejection 我們能否表現(xiàn)出投降的姿態(tài) 能不能主動建議客戶abandon 4 強烈的時限意識 officialdeadline內(nèi)部deadline從容不迫地完成每一個案件 相對于deadline保持一定的提前量 收卷時還在匆忙涂答題卡的學生 一定不是優(yōu)秀的 同理 匆忙完工的案子 quality一定不會好 思考 在deadline當天匆忙交案子 好習慣or惡習 5 Diligence 勤勉盡責 時刻保持誠惶誠恐 如履薄冰的心態(tài) 要仔細嚴謹 追求完美 追求精細化 專業(yè)化 杜絕丟三落四 粗枝大葉Professionalcarefulness要成為習慣 號碼 申請?zhí)?案號 對比文件號等 期限 不同的OA有不同的時限要求 不串行 不丟落內(nèi)容給資深review之前 自己必須doublecheck 發(fā)給客戶之前 必須再doublecheck 6 審查員的目標是挑錯 代理人的目標是辯解或改正錯誤代理人不能充當審查員 不得以審查員的思維和口吻寫comments和下結(jié)論 處處為審查便利著想 我們只能就審查員指出的問題給出充分的建議 而不能代替審查員做前置審查 審查員講的話一般都是對本發(fā)明不利的話 審查員經(jīng)常斷章取義 偷梁換柱 刻意曲解對比文件 所以 照抄審查員的話 風險很大 對客戶不會有任何好處 代理人不是審查員 7 例 遇到難以克服的rejection 把審查員的觀點重復一遍 得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論 審查員口吻 claim1不具備創(chuàng)造性 其從屬claims的特征均為公知常識 故也不具備創(chuàng)造性 同理 claim11及其從屬claims也不具備創(chuàng)造性 錯誤的代理人口吻 claim1不具備創(chuàng)造性 同理 claim11也不具備創(chuàng)造性 正確的代理人口吻 claim1具備創(chuàng)造性 相應地 其從屬claims具備創(chuàng)造性 同理 claim11及其從屬claims也具備創(chuàng)造性 立場不同 所以口吻不同 8 專利法原理無國界 但專利法律 法規(guī)和規(guī)章有差異 對于客戶指示中不符合中國特殊規(guī)定的 應向客戶解釋 要告知客戶中國的特殊規(guī)定是什么樣子 我們的特殊規(guī)定可能合理 也可能不符合國際通行規(guī)則 但都要讓客戶知曉 客戶如果不從 奉行客戶至上的原則 代理人不應把自己擺在申請人的位置 不能越俎代庖 在一些問題的處理上不經(jīng)客戶同意而自行定奪 例如 客戶指示我們增加claims 事先未告知客戶有何風險 自作主張 沒有增加 代理人不是申請人 9 遇到無把握 難以處理 不知道如何處理的情形 要主動請示 請教資深 仔細研究資深修改過的地方 不讓歷史反復重演 根據(jù)反饋來修正自己的行為 是不斷改進的有效途徑 與資深溝通 10 原則 態(tài)度謙卑熱情 內(nèi)心堅毅冷靜 表面是配合 行動中是有理有據(jù)有節(jié)地argue 遇到OA中的一些問題 不知道審查員的真正意思 多電話溝通 如有實質(zhì)性問題要與審查員進行溝通 要具備一定的bargain能力 不要讓審查員覺得自己lessexperienced 要取悅審查員 激怒審查員一定不會帶來好處 遇到蠻不講理的審查員 要克制自己 與審查員溝通 11 與客戶多溝通 一般客戶歡迎opendiscussion 尤其是客戶最熟悉的部分 如技術(shù)原理 對于代理人來說 提出問題也是一種藝術(shù) 客戶的要求必須認真對待 一定要尊重客戶指示 但不盲從 若客戶指示不明確或有問題 要及時與客戶充分溝通 取得客戶的確認或進一步的指示 而不能憑借個人判斷自作主張 與客戶溝通 12 正確理解instruction Comments和response的受眾不同 所以 有時不能直接轉(zhuǎn)換 完全 翻譯 客戶指示的行為不可取 翻譯腔不可漏 因為我們是專業(yè)的代理人而不僅僅是translatorandmessenger 對于客戶的指示我們要消化 理解 然后做出不偏離客戶指示且更有利于客戶的答復OA等行為 13 例 客戶指示與所附UScounterpartclaimamendment不一致 以哪個為準 OA中 審查員認為權(quán)項19不清楚 我們建議提供clarification的爭辯 客戶指示我們提供clarification 但所附UScounterpartclaimamendment中刪除了權(quán)項19 UScounterpartclaimamendment中刪除了有的從屬權(quán)利要求 我們不能刪 除非其被并入了獨立權(quán)利要求 刪除 有百害而無一利 不刪 也不會有任何壞處 Conform的意思不是說完全相同 而是adapt 即在爭取最大利益的前提下complyinactions behavior etc withacceptedstandardsornorms 舉例 14 要擅長legalresearch 在技術(shù)和法律層面做出透徹的分析 這是代理人賴以存活的看家本領(lǐng) 需要真槍實彈的經(jīng)驗積累代理人需要熟悉中國的法律法規(guī) 實務(wù) 通行規(guī)則 審查員的慣用手法 這需要多學習 多交流 多思考 例如 當審查員認為一項發(fā)明不構(gòu)成技術(shù)方案時 如果代理人不了解專利法第二條 第二十五條 審查指南的相關(guān)章節(jié) 審查操作規(guī)程的相關(guān)章節(jié) 審查員普遍的審查思維和潛規(guī)則 很難做出有說服力的爭辯建議 Thoroughness 15 Thoroughness 再例如 如果代理人不了解審查指南關(guān)于計算機程序相關(guān)發(fā)明的規(guī)定 SIPO關(guān)于虛實結(jié)合寫法的潛規(guī)則 遇到審查員發(fā)出反對意見時 只會做出無謂的爭辯或修改不符合要求而引發(fā)不必要的下一次OA 最終讓客戶抱怨我們不懂localrules和unprofessional 反面例子 在收到OA后 提不出reasoningorcomments 僅僅告訴客戶應刪除某權(quán)利要求或本申請無法得到授權(quán)或者建議客戶放棄 或者 只是泛泛地不同意 卻不能做出深刻的剖析 16 Thoroughness 對于審查員的每一個objection 都要做出有針對性的回應 尤其要注重說理的深刻和充分 善于指出審查員的理解偏頗 邏輯錯誤或荒謬之處 永遠要保持懷疑精神 審查員的觀點不一定正確 如何argue 如何做legalresearch 這是一個長期鉆研的課題 17 Example 缺少附圖就必然公開不充分嗎 邏輯錯誤審查員看到缺少附圖 就得出公開不充分的結(jié)論 這樣的邏輯是有問題的 附圖不是充分公開的必要條件 法 細則 指南無此規(guī)定 業(yè)界也無人曾經(jīng)發(fā)出過這樣的聲音 所以 缺少附圖不一定造成公開不充分 二者之間沒有必然的因果關(guān)系 18 Example 法律適用錯誤充分公開的條款是專利法第26條第3款 其規(guī)定 說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚 完整的說明 以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準 因此 該條款并不反對缺少附圖的情形 審查員適用法律錯誤 本案的事實只要本案的文字部分對技術(shù)問題 技術(shù)手段 技術(shù)效果已經(jīng)做出了充分的描述 公開就是充分的 我們需要把這三個方面總結(jié)一下 難度應該不是太大 19 Example 進一步的分析如果100 的信息披露構(gòu)成充分公開 并不能推導出80 的信息披露就導致公開不充分 例5 1 三個饅頭能吃飽 不能得出兩個饅頭吃不飽的結(jié)論 例5 2 大霧朦朧 很難看清到底是什么動物 但只要露出象鼻子 人們就能知道它是一只大象 而無需看到其全身 例5 3 競猜節(jié)目 主持人只需提示幾句 參與者就能猜中 而無需主持人說完全部的提示語 例5 4 春節(jié)時 YUA給我發(fā)短信 但未注明是誰 我能猜出來 20 養(yǎng)成好習慣 提高效率 做comments時 搭建好框架 分清重要問題和次要問題 把精力集中于解決重要問題 對于客戶仰仗我們expertiseorbestjudgment的問題 把中文直接修改好 收到instruction后 立即入卷 馬上花幾分鐘看看instruction是不是可行 如果incomplete 有新增claims 指示明顯不對頭等情形 要立即寫信給客戶 起到應有的提示作用 因為我們是專業(yè)人士 不僅僅是messenger 21 避免講錯話 從不同方面爭辯 但不能說錯話 以防禁止反悔 審查員經(jīng)常說錯話 客戶偶爾也會說錯話 但我們不能 對于審查意見 要一針見血地指出thepoint 刪除claims時 不要啰嗦太多 評價本發(fā)明和對比文件 要從自己的角度出發(fā) 慎用審查員的話 22 審查員的慣用手法 虛張聲勢盲人摸象 斷章取義指鹿為馬 偷換概念事后諸葛亮 一切皆是公知常識牽強附會變色龍無中生有 無事生非邏輯混亂 法律適用錯誤拋磚引玉信口開河 不知所云我們的目標 見招拆招 見鬼殺鬼 23 對OA的基本要求 全面覆蓋 commentsandresponse要針對OA提出的各個rejections做item by item的分析 一個也不能少 要避免 有的claims被指不清楚 不支持 漏分析 既未argue也未修改存儲介質(zhì)claims已建議客戶刪除 客戶也同意了 而在response中卻忘了刪除忘了修改發(fā)明名稱 摘要或summary條理清晰 主次分明 重點突出搭好框架Clearandtothepoint 24 對OA的基本要求 立場鮮明爭辯就是爭辯 修改就是修改 不能前后矛盾 但可以先分析 再說 為了進一步突出發(fā)明點 而作slightchange有理有據(jù)反例 泛泛而談 不著邊際 不能自圓其說不講錯話反例 保護范圍相同 得出一個范圍大 一個范圍小反例 用33條的語氣談?wù)?6 3 26 4的問題準確流暢語言通順 沒有錯別字 25 代理人和審查員的思維方式不同 審查行為必須合法 而我們確保自己行為不違法即可對于我們來說 法律沒有明確禁止的 我們?nèi)プ鼍筒贿`法 但對于審查員來說 法律明確規(guī)定的 他才能做 法律沒有明確規(guī)定的 他就不能做 否則就違法審查指南和操作規(guī)程是約束審查員的操作手冊 但對申請人不一定有約束力 單一性問題 外觀優(yōu)先權(quán)問題 分析審查意見的依據(jù)是專利法與細則 而非指南 更非操作規(guī)程 26 知己知彼 百戰(zhàn)不殆 審查員的工作量比較飽滿 無法像代理人一樣深入研究本發(fā)明和對比文件 所以 常常下很牽強的結(jié)論 例如 相當于 必然等等 有時還恐嚇申請人 例如 不具有授權(quán)前景 將被視為撤回等等 專利局的結(jié)案算法 決定了審查員無心戀戰(zhàn) 不敢跟我們死磕到底 一般進入四通 五通之后 審查員就很難有耐心了 也就不能過于細致了 審查員很少自行檢索 一般都是先看外國的filehistory 然后提出類似的新穎性創(chuàng)造性問題 常把很多從屬權(quán)利要求的特征當做公知常識 再提出其他問題 如不支持 不清楚等 27 常見形態(tài) 馬虎大意 例1 意見陳述書中明明說了刪除權(quán)利要求15 20 但替換頁中卻沒有刪除 例2 審查意見通知書中除了創(chuàng)造性外還涉及不支持 不清楚等問題 提供comments或答OA時僅僅評述創(chuàng)造性 而忘了其他問題 例3 說明書或權(quán)利要求書的頁碼標錯 替換頁多了或少了內(nèi)容 28 常見形態(tài) 馬虎大意 例4 有權(quán)利要求的增減 但卻沒有對修改后的權(quán)利要求進行重新編號 或者對權(quán)利要求的重新編號出錯 例5 不懂逗號和句號的區(qū)別 有時一項權(quán)利要求中有多個句號 有時一項權(quán)利要求的結(jié)尾是逗號 例6 中英文權(quán)利要求不對應 英文中有的句子在中文中忘了翻譯 或者出現(xiàn)在中文中的句子在沒有英文中沒有記載 29 常見形態(tài) 馬虎大意 例7 審查意見通知書指出權(quán)利要求和發(fā)明內(nèi)容的修改超范圍 答OA時只對權(quán)利要求進行了修改 而沒有修改發(fā)明內(nèi)容 審查意見通知書明明指出了發(fā)明名稱有問題 commentsorresponse時卻視而不見 例8 對多處錯誤的地方的修改往往會丟掉一兩處 例9 權(quán)利要求書或說明書的修改用錯了版本 30 常見形態(tài) 自相矛盾 先說不同意審查員的意見 但又不解釋為什么不同意 只有斷言審查員的意見groundless 最后又建議客戶按照審查員的意見去修改 例1 審查員指出 所述A和B包括所述C和D 存在多種解釋 因而不清楚 有的人先開門見山來一句wedisagree 而后給客戶的建議卻是按照審查員的意見 修改成其中之一的形式 31 常見形態(tài) 自相矛盾 例2 審查員指出兩項權(quán)利要求的保護范圍相同 有的人先表示同意并建議客戶刪除一項 然后又分析得出其中一項權(quán)利要求的保護范圍大于另一項權(quán)利要求的保護范圍 故建議客戶刪除保護范圍小的那一項權(quán)利要求 Note 兩項權(quán)利要求的保護范圍相同 會存在不簡潔的問題 但兩項權(quán)利要求的保護范圍一大一小或交疊 則不存在不清楚或不簡潔的問題 完全符合專利法的任何規(guī)定 例如 獨立權(quán)利要求及其從屬權(quán)利要求必然存在保護范圍一大一小的問題 兩個并列的從屬權(quán)利要求必然存在保護范圍交疊的問題 審查員能就此發(fā)難嗎 32 常見形態(tài) 無的放矢 不能理解審查員意見中指出的 缺陷 找不到爭點 因此 答辯時王顧左右而言他 例如 審查員指出 權(quán)利要求中的某一用語與說明書描寫的不一致 得不到說明書的支持 說一些宏觀的描述 避而不談?wù)f明書中的相關(guān)表述與thechallengedfeatureoftheclaiminquestion是否一致 也不對thechallengedfeatureoftheclaiminquestion進行修改 33 常見形態(tài) 過度抗辯 申請人和代理人的一致目標 尋求盡可能大且合適的保護范圍 審查員指出的問題基本上是存在的 修改起來也不會給客戶造成不利 卻仍進行無謂的抗辯 覺得爭辯是代理人的天職 這反而會造成新的問題 在后續(xù)的OA中 無法自圓其說 例如 獨立權(quán)利要求中有一個上位概念 好像是發(fā)射功率由兩個參數(shù)來確定 說明書中的一個具體實施例為發(fā)射功率 這兩個參數(shù)相除的結(jié)果乘以一個比例因子 并且還指出 發(fā)射功率與這兩個參數(shù)相除的結(jié)果為線性關(guān)系 審查員認為上位概念得不到支持 34 常見形態(tài) 過度抗辯 有人自己發(fā)揮 給出了一個多次方公式 號稱本領(lǐng)域技術(shù)人員能設(shè)想出各種各樣的此類公式 結(jié)果 審查員指出此公式不具有線性關(guān)系 再度指出得不到說明書支持 而此代理人居然還準備再編造公式 去跟審查員爭辯 覆蓋范圍越大 越容易被無效掉 覆蓋范圍應適當 應有solidsupportfromthedescription 35 常見形態(tài) 輕描淡寫 例1 說明書第9頁第12行至第12頁第5行對此有明確記載 可以直接地 毫無疑義地確定出修改后的權(quán)利要求 故符合專利法第三十三條的規(guī)定 例2 審查意見認為對比文件1公開了rejectedclaim的所有特征 而代理人則粘貼上therejectedclaim和審查員關(guān)于對比文件1的評述 直接得出結(jié)論 claim1未被對比文件1公開 36 常見形態(tài) 一籌莫展 面對審查意見 給不出應對方案 也給不出合理解釋 建議客戶放棄 或者告訴客戶本案無法得到授權(quán) 永遠不能讓客戶從reportletter中感覺到我們束手無策 要讓客戶認識到 一個案子 即便沒有授權(quán)前景 也不是因為我們沒有透徹理解所造成的 而是因為其沒撰寫好所造成的 或者是不符合中國法律規(guī)定所造成的 如果實在找不到可授權(quán)內(nèi)容 我們要給出充分分析 讓客戶自己主動提出放棄 37 新穎性 A22 2 單獨對比原則不屬于現(xiàn)有技術(shù)未被抵觸申請所公開 38 創(chuàng)造性 A22 3 同現(xiàn)有技術(shù) 不包含抵觸申請 相比發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步實用新型具有實質(zhì)性特點和進步 39 新穎性VS創(chuàng)造性 Noveltyrejection 一項權(quán)利要求的所有技術(shù)特征被一份對比文件所公開Inventivenessrejection 一項權(quán)利要求的大部分技術(shù)特征被最接近的對比文件所公開 區(qū)別特征為公知常識 或者區(qū)別特征被另一份對比文件所公開且在其中能找到技術(shù)啟示 40 突出的實質(zhì)性特點 三步法 確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)確定區(qū)別特征判斷區(qū)別特征對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是否顯而易見 是否有技術(shù)啟示 41 技術(shù)啟示 區(qū)別特征為公知常識區(qū)別特征是最接近的現(xiàn)有技術(shù)或其他對比文件中所披露的技術(shù)手段 并且 在本發(fā)明和對比文件中所起的作用相同 從技術(shù)問題和技術(shù)效果出發(fā) 42 舉例 本發(fā)明 A B CD1 A BD2 C在本發(fā)明中C的作用是防滑 而在D2中C的作用是隔熱 則不存在由D1 D2得到本發(fā)明的技術(shù)啟示 即使作用相同 也未必有技術(shù)啟示 還得看是否有技術(shù)障礙 43 公知常識 審查員常把很多技術(shù)特征歸為公知常識 審查指南規(guī)定 技術(shù)詞典 技術(shù)手冊 教科書等工具書可作為公知常識性證據(jù)在實質(zhì)審查階段 為了合理平衡行政效率 審查員無需對審查意見中涉及的公知常識進行舉證 如果申請人提出異議 則審查員應說明理由或舉證證明 但如下事實 審查員無需舉證證明 眾所周知的事實 自然規(guī)律及定理 根據(jù)法律規(guī)定或者已知事實和日常生活經(jīng)驗法則能推定出的另一事實 44 初步判斷 OA扉頁表格的內(nèi)容比較對比文件的公開日和本申請的最早優(yōu)先權(quán)日 雖然出錯概率很小 但也不是絕對沒有 并且也不耽誤時間 建議大家養(yǎng)成此習慣 看一下表格 大體知道審查員的傾向性意見 思考 如果扉頁的傾向性意見與OA正文的意見不一致 以哪個為準 45 初步判斷 從審查意見通知書的扉頁和正文最后一段話 可大致看出審查委員的傾向性意見 46 初步判斷 47 初步判斷 有時審查委員會粘貼出錯 例如 在第一方框的情況下 OA正文最后一段套話卻說沒有授權(quán)前景 48 檢索對應案的filehistory 與審查員達到信息的基本對稱借鑒和參考 但不能當作標準答案如果進行修改 要到說明書中找依據(jù) 確保不超范圍思考1 US把從權(quán)并入獨權(quán)得到授權(quán) 而中國審查員駁了從權(quán) 能否照搬 思考2 有的從權(quán)在中國僅以創(chuàng)造性被駁 而美國獨權(quán)進行了修改 但刪除了從權(quán) 不是并入了獨權(quán) 我們是否要conform 49 大體瀏覽claims和OA正文 Claims中有多少個獨權(quán) 各個獨權(quán)的技術(shù)特征是不是大致對應 審查員是否采用不同的對比文件來評述不同的權(quán)利要求 審查員的評述是否看起來有道理 例如 是否使用了公知常識來評述權(quán)利要求 是否將權(quán)利要求抄了一遍且沒有指出具體出處 或者是否詳細地指出對比文件中與權(quán)利要求的各個特征相對應的內(nèi)容 如果權(quán)利要求容易理解 且審查意見清楚易懂 可以直接比對 多數(shù)情況下 不容易看懂權(quán)利要求所概括的技術(shù)方案 也不容易評判審查意見是否合理 這一過程只是對權(quán)利要求和OA形成大體的了解 以便后面有針對性地閱讀說明書和對比文件 50 閱讀說明書 目的 理解權(quán)利要求的技術(shù)方案 尋找區(qū)別特征和修改依據(jù)Focus以下內(nèi)容 Abstract背景技術(shù)中最后幾段描述技術(shù)問題的內(nèi)容Summary和DetailedDescription概括技術(shù)效果及相應技術(shù)手段的內(nèi)容體現(xiàn)發(fā)明點的流程圖 框圖 及其文字描述 51 比對 找區(qū)別 爭辯or修改 在理解發(fā)明之后 比對權(quán)利要求和對比文件 最好列表比對 越仔細越好找區(qū)別 只要有一處比對結(jié)果的技術(shù)問題 手段或效果不同 就說明具備新穎性判斷顯而易見性 技術(shù)效果和 或技術(shù)啟示 爭辯或修改如果獨權(quán)不行 再比對從權(quán) 如果所有從權(quán)都不行 再考慮從說明書提煉特征 52 Rejections實在難以克服時怎么辦 一般情況下總能找到一些爭辯的理由或者修改的內(nèi)容 不管如此爭辯或修改是否足夠strong 要try fight不一定能成功 但flight肯定會失敗 Fullcomments的最基本要求總結(jié)我們所理解的發(fā)明點是什么 技術(shù)問題 技術(shù)手段 技術(shù)效果 用列表方式比對發(fā)明點和對比文件相應的公開內(nèi)容 例如 本發(fā)明有幾個關(guān)鍵點 是否已被公開 被對比文件的哪些地方公開 否則客戶會懷疑我們到底看沒看過說明書 詢問客戶我們對發(fā)明點的理解是否正確 告知客戶我們理解的發(fā)明點已經(jīng)被公開 征求客戶意見 需求客戶幫助 53 Rejections實在難以克服時怎么辦 Fullcomments的高層次要求對權(quán)利要求逐項進行分析比對 然后對說明書進行逐段點評 如發(fā)現(xiàn)區(qū)別點 則全部列出 然后判斷是否可行 如不可行則告訴客戶 我們找不到效果來支持 如果以此爭辯 可能會被指為公知常識 基于此 征求客戶意見 需求客戶幫助 即便迫不得已而建議刪除或限縮權(quán)利要求 也要向客戶充分地陳述原因 即 向客戶說明原來的claims為什么不符合中國法律規(guī)定或在技術(shù)上有實質(zhì)性缺陷 而不能讓客戶覺得是代理人無能或不負責任 54 Commoninventivenessrejections 1 D1 C commonsense 2 D1 D23 D1 D2 C 55 1 D1 C ArgueA 1 Atleastonefeatureinclaim1cannotberegardedasequivalenttothefeaturedisclosedinD1 2 AfeatureinD1isageneralizationwhilethecorrespondingoneinclaim1isspecies particularexample ArgueC 1 problem solutioninvention 2 hindsightanalysis 3 CasesinPartIIChapter4Section5 ArgueB 1 Obviouslynotcommonsense wemayasktheexaminertoprovideevidence 2 Thereiscontraryevidenceinthebackgroundofinvention 56 2 D1 D2 ArgueD 1 AlthoughthedistinguishingfeatureisdisclosedinD2 theroleitplaysinD2isdifferentfromthatintheclaimedinvention 2 AlthoughthedistinguishingfeatureisdisclosedinD2anditplaysthesameroleasthatintheclaimedinvention thereishandicaptoapplythisfeatureinD1 3 D1orD2givesacontraryteachingofthisdistinguishingfeature 57 3 D1 D2 C 即上述1和2之結(jié)合 故不再贅述 58 Example1 OA1 審查員認為Claim1和D1的區(qū)別是顯而易見的 首先 申請人明確指出 本案與對比文件1的區(qū)別之處對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說不是顯而易見的 按照本發(fā)明的記載 比例因子是根據(jù)預選信道質(zhì)量值和未經(jīng)比例變換的軟值進行計算的 其中 預選信道質(zhì)量值與傳送信號時的實際信道狀況無關(guān) 圖2 圖3 圖4分別給出了用于確定比例因子的三種不同方法 采用這些方法來確定合適的比例因子 預選信道質(zhì)量值和未經(jīng)比例變換的軟值均是必要的 再具體一些 說明書第12頁給出了第一個用于確定比例因子的公式 說明書第13頁給出了第二個用于確定比例因子的公式 說明書第14頁給出了第三個用于確定比例因子的公式 借助這三個公式 就可以根據(jù)預選信道質(zhì)量值和未經(jīng)比例變換的軟值來計算比例因子 本案的獨立權(quán)利要求1和14正是基于這三個公式概括出來的 59 Example1 對比文件1既沒有明確記載 也沒有隱含地暗示出根據(jù)預選信道質(zhì)量值和未經(jīng)比例變換的軟值來計算比例因子的公式或方法 可以肯定的一點是 如果本領(lǐng)域普通技術(shù)人員中有誰能高明到一看那三個很復雜的公式就覺得顯而易見或是公知常識的程度 他恐怕已經(jīng)遠遠不能被稱作本領(lǐng)域普通技術(shù)人員了 而應冠以本領(lǐng)域頂級技術(shù)人員或?qū)＜业拿雷u 在沒有證據(jù)能表明上述方法或公式是現(xiàn)有技術(shù)的情況下 就更談不上其是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員容易想到的公知常識或?qū)Ρ绢I(lǐng)域普通技術(shù)人員來說顯而易見 因此 按照審查意見通知書的邏輯得出本案與對比文件1的區(qū)別之處對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說容易想到或顯而易見的結(jié)論是很輕率的 倘若審查員真要以對比文件1為基礎(chǔ)來批駁本發(fā)明的創(chuàng)造性 首先應該舉證說明有哪篇對比文件2明確公開了本案與對比文件1的區(qū)別之處 如果更進一步認為是公知常識 就應援引相關(guān)的教科書或詞典 然后還必須證明本領(lǐng)域普通技術(shù)人員具有將對比文件1和2進行結(jié)合而得出本發(fā)明的技術(shù)啟示 但很顯然 審查員沒有提供這樣的對比文件2 所以 就更談不上對比文件1和慣常手段的結(jié)合能破敗本發(fā)明的創(chuàng)造性了 綜上所述 本發(fā)明的獨立權(quán)利要求1和14具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步 相對于對比文件1具有創(chuàng)造性 符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定 60 Example1 OA2 審查員引用D2發(fā)難 審查員認為 權(quán)利要求1相比對比文件2的區(qū)別在于 權(quán)利要求1將接收序列的期望位錯誤率替換為預選信道質(zhì)量值 對此 申請人不敢茍同 按照本發(fā)明的記載 比例因子是根據(jù)預選信道質(zhì)量值和未經(jīng)比例變換的軟值進行計算的 其中 預選信道質(zhì)量值與傳送信號時的實際信道狀況無關(guān) 換言之 本發(fā)明無需知道實際的信道狀況 即可確定比例因子 這與對比文件2大大不同 具體體現(xiàn)在以下三點 61 Example1 首先 按照對比文件2的記載 thescalingfactorisdeterminedbasedontheexpectedbiterrorratedistributionbyaccessingadatatableofscalingfactorscorrespondingtotheexpectedbiterrorratedistribution 比例因子是根據(jù)期望比特錯誤率分布情況來確定的 這可以通過訪問與期望比特錯誤率分布情況相對應的比例因子數(shù)據(jù)表來實現(xiàn) 換言之 在本發(fā)明中 比例因子是通過計算得到的 而在對比文件2中 比例因子是從數(shù)據(jù)表中獲取的 其次 按照對比文件2的記載 確定比例因子僅僅依賴于接收到的信號中的期望比特錯誤率分布情況 而不像本發(fā)明那樣還依賴于未經(jīng)比例變換的軟值 再者 對比文件2的期望比特錯誤率并不等同于本發(fā)明的預選信道質(zhì)量值 按照本發(fā)明的記載 預選信道質(zhì)量值與傳送信號時的實際信道狀況無關(guān) 但對比文件2既沒有明確記載 也沒有暗示出 預選信道質(zhì)量值與傳送信號時的實際信道狀況無關(guān) 這一重要特征 所以 不可將二者混為一談 62 Example2 1 Amethodofwirelessdatacommunication comprising determininganumberofchannelsdesiredforatransmissionfromanode D1 selectingchannels whereinavailablechannelsareselectedbeforeunavailablechannels and D2 sendingarequestforasetofatleastoneselectedchannel D1 2 Themethodofclaim1 whereinthedeterminationisafunctionofaweightassociatedwiththefirstnode weightsassociatedwithothernodesrequestingthechannelsfordatatransmission andanumberofchannels norejection 63 事實及資淺之建議 InUS claim2isaddedtoclaim1 Claim1 selectingchannels whereinavailablechannelsareselectedbeforeunavailablechannels D2 unavailablechannelswillneverbeselected andtheselectionismadeonlyfromtheavailablechannels 資淺同仁認為 上述兩個特征意思相同 建議將claim2并入claim1 64 思考 Claim1中的第二步驟是否真的被D2公開 第一個念頭 argue 因為第二步驟與D2所講內(nèi)容不相同 在我們的方案中 availablechannelsareselectedbeforeunavailablechannels 而D2中 unavailablechannelswillneverbeselected 生活中的例子 NBA 我隊有5startersand5reserve 對比文件只有5starters可用 是否一樣 USfilehistory能否作為標準答案 Bargain理論決定了客戶在CN希望得到盡可能大且穩(wěn)定的專利權(quán) 而不強求CN和US相同 如果審查員引用更合適的對比文件 而發(fā)出OA2 再考慮并權(quán)2 65 Example3 Inthisofficeaction claims1 4 10 12 15 and17standrejectedforwantofnoveltyasbeinganticipatedbyD1 ApplyingMSTDMtoPacketandDatainCellularRadioSystems andclaims2 3 5 9 11 13 14 16 20 and23standrejectedforwantofinventivenessasbeingrenderedobviousoverD1inviewofcommonlyusedmeansintheart 66 Claims1and2 1 Anapparatusforschedulingsynchronouspackettransmissions comprising asynchronouspacketmanagerforschedulingsynchronouspackettransmissions andasynchronouspacketreservationtableforstoringslotreservationsforthesynchronouspackettransmissions 2 Theapparatusinclaim1 whereinthesynchronouspacketmanagerfurthercomprisesapacketschedulerforschedulingasynchronouspackettransmissionsinresponsetothesynchronouspacketreservationtable 67 Comments Astotherejectionofclaim1 theexaminerconsidersthevoicepacketsetforthinD1asbeingequivalenttothesynchronouspacketsetforthinclaim1 Ourreviewofthepresentinventionindicatesthatasynchronouspacketisamulticast broadcastpacket insteadofavoicepacket Accordingtocommonsense thevoicepacketmaybesynchronousorasynchronous andthesynchronouspacketmaybeanytypeofpacket includingvoice data video etc Thus thevoicepacketsetforthinD1cannotbesaidtobeequivalenttothesynchronouspacketsetforthinthepresentinvention Iftheapplicantwantstomakeanargumentinthisrespect itisbettertoamendclaim1toreflectthatasynchronouspacketisamulticast broadcastpacket Inthisway theargumentcanbemorepersuasive 68 Comments Evenassumingthattheexaminer srejectionofclaim1isreasonable itisimpossibleforapersonhavingordinaryskillsinthearttoarriveatclaim2bycombiningD1withcommonlyusedmeansintheart Accordingtotheexaminer srejectionofclaim1 whenthevoicesourceissilentandthereservedminislotbecomesempty thereservationisremovedfromthelistofthebasestation Followingthisway itisimpossibletoscheduletheasynchronousinformation