【案例】訪談錄-英國Strix公司案例

1、訪談錄- 英國 strix公司案例訪談錄：專利侵權(quán)訴訟策略和技巧（英國 strix公司案例） 訪談錄：專利侵權(quán)訴訟策略和技巧中國專利與商標(biāo)2006年第 2 期在學(xué)問產(chǎn)權(quán)愛護(hù)中，專利愛護(hù)是一種比較強(qiáng)的愛護(hù)手段；對(duì)于技術(shù)含量高的產(chǎn)品，企業(yè)一般會(huì)挑選用專利愛護(hù)；然而，當(dāng)遇到專利侵權(quán)時(shí)，由于專利涉及復(fù)雜的技術(shù)問題，打這類官司最為費(fèi)時(shí)費(fèi)勁；面對(duì)有時(shí)長達(dá)數(shù)年的訴訟，一些外國公司甚至挑選了離開中國市場(chǎng)； 英國 strix公司是留下來的大多數(shù)外國公司之一，它是全球最大的小型自動(dòng)溫控器制造商，在中國擁有近100 件專利；上世紀(jì) 90 歲月中后期， strix產(chǎn)品開頭進(jìn)入中國，從 98 年起，strix公司為了一

2、個(gè)小小的溫控器相繼投入了上百萬元在中國打擊仿冒和專利侵權(quán)；不久前，strix 公司在兩起創(chuàng)造專利侵權(quán)訴訟中一審勝訴；strix公司的執(zhí)著獲得了回報(bào)；為了讓讀者明白如何在中國進(jìn)行專利訴訟， 日前本刊記者專程采訪了 strix公司在中國的訴訟代理律師 - 中國專利代理（香港）有限公司的董巍先生；記者：最近， 你們代理的 strix公司的專利訴訟案件相繼勝訴； 請(qǐng)您簡潔介紹一下代理 strix公司訴訟案件的情形；董：我公司從 98 年開頭代理 strix公司的專利訴訟案件；strix公司在專利領(lǐng)域里始終保持一個(gè)比較活躍的姿勢(shì)，它在中國的專利申請(qǐng)總量并不是太大，但是它申請(qǐng)的專利多數(shù)都實(shí)際應(yīng)用了，包括創(chuàng)

3、造、有用新型、外觀設(shè)計(jì)；到目前為止，三種專利都提起過訴訟；strix公司在全方面地利用中國學(xué)問產(chǎn)權(quán)制度來愛護(hù)它在中國的市場(chǎng)，中國很多生產(chǎn)溫控開關(guān)、電連接器的廠商都被 strix公司告過， 有一些后來進(jìn)展成為它的合作伙伴， 有些仍是爭議不斷；2005年年底，strix公司的兩項(xiàng)創(chuàng)造專利分別在北京一審勝訴， 對(duì)方已經(jīng)上訴，現(xiàn)在只能說是階段性的成功；除了 strix案，最近我們代理的其它一些專利侵權(quán)案也接二連三地取得了階段性的成功；如德國 obe 公司提起的方法專利侵權(quán)訴訟，歷時(shí)四年多，中間辦案比較艱巨，也有很多波折，最近得到了一審勝訴的判決；另外，日本島野公司就 自行車撥鏈器外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)提起的訴訟

4、也取得了一審的成功；記者：權(quán)益人在提起專利訴訟之前，一般需要作哪些預(yù)備？董：我們認(rèn)為，要取得訴訟的成功，第一應(yīng)當(dāng)認(rèn)真討論和確立訴訟策略；訴訟策略一般涉及以下幾個(gè)方面：在哪兒打（ where ）；什么時(shí)間打（ when ）；打誰（ whom ）；挑選什么樣的專利（ which patent）；1. 起訴地的挑選（ where ）這一點(diǎn)不僅對(duì)于國外當(dāng)事人，對(duì)國內(nèi)當(dāng)事人也同樣重要；由于依據(jù)民事訴訟法，一般是在被告的住宅地起訴；但是象這種學(xué)問產(chǎn)權(quán)案件，由于侵權(quán)認(rèn)定的難度特別高，假如挑選被告的住宅地起訴，往往會(huì)受到地方愛護(hù)主義的干擾；地方愛護(hù)主義不光在涉外案件里，即使在僅涉及國內(nèi)當(dāng)事人的案件中也是普遍存

5、在的一種現(xiàn)象；所以在專利侵權(quán)訴訟中，如何挑選專利訴訟的管轄地是特別重要的；依據(jù)最高人民法院的司法說明，侵權(quán)行為發(fā)生地是轉(zhuǎn)變管轄地的一個(gè)4很好的挑選；在上述的幾件勝訴案件中，通過對(duì)侵權(quán)行為的調(diào)查和取證，我們都挑選了向非被告住宅地的法院起訴；這樣做，我們明顯地感到案件受到的外界干擾少了很多；在 gp 與 kt 這兩個(gè)法國公司之間就制備化肥方法專利的爭議中，由于法國kt公司在中國沒有住宅地，但是它在山西、河北、陜西各有一個(gè)技術(shù)的使用者， 這三家公司進(jìn)口法國 kt 技術(shù)時(shí)是通過北京的一家中間商，可以作為共同被告；由于中介公司是北京的，按理說可以把案子放在北京打，但當(dāng)事人有些顧慮， 由于它和北京這家公司

6、仍有其它的業(yè)務(wù)往來，最終挑選了到各省分別起訴；在 各省進(jìn)行的訴訟中，這個(gè)案子顯現(xiàn)了特別困難的局面：在經(jīng)過五年之久的訴訟 后，當(dāng)事人在三個(gè)省都敗訴了；無可否認(rèn)，案件受到很強(qiáng)的地方愛護(hù)主義的影 響，三家被訴企業(yè)都是當(dāng)?shù)睾軓?qiáng)的大型國有骨干企業(yè)；而且這里面仍有一些意 外情形，三個(gè)省的高院在判決中對(duì)同一件專利，同一當(dāng)事人，同一個(gè)權(quán)益要求作出了三種不同的說明，這一點(diǎn)是特別令人驚訝的；就此，gp 公司已經(jīng)向最高法院進(jìn)行了申訴，已被最高法院受理；到現(xiàn)在，這個(gè)涉案的專利權(quán)已經(jīng)過期，而爭議仍在連續(xù)；2. 訴訟時(shí)機(jī)的挑選（ when ）挑選什么樣的時(shí)機(jī)起訴，起訴前是否要發(fā)警告信，以及是先談判后訴訟，仍是 先訴訟后談

7、判等等這些問題，也是訴訟開頭前要考慮的；時(shí)機(jī)的挑選，在不同 的案件中是不一樣的；如日本島野公司不考慮許可，所以我們?cè)谶m當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)起 訴就可以了；而 obe 公司是考慮許可的，我們實(shí)行的方法是先接觸后起訴；我們現(xiàn)在收到的判決書是一份，但當(dāng)時(shí)被控侵權(quán)企業(yè)是如干個(gè)，態(tài)度各不相同： 有在收到警告信后就停止侵權(quán)的；有在收到警告信后仍舊侵權(quán)，但在起訴后和解的；最終只有一家訴訟究竟；在 strix 案中， strix 溫控器是一個(gè)中間產(chǎn)品， 訴訟中不僅涉及了直接競(jìng)爭者，也涉及了終端產(chǎn)品 - 電熱水壺的制造商，訴訟過程中 “談”和“打”是交錯(cuò)在一起的；何時(shí)訴訟，要依據(jù)案情合理挑選；記者：您剛才談了訴前訴訟策略的

8、挑選；訴訟中仍有什么需要留意的嗎？董：訴訟中主要是訴訟技巧的運(yùn)用；不同代理人在辦理案件的時(shí)候有不同的偏好，不同的套路，但是有一些基本的訴訟技巧：1. 侵權(quán)的證明在專利侵權(quán)訴訟中，證據(jù)的完備極為重要；原告需要證明：被侵權(quán)的產(chǎn)品或方法被專利權(quán)益要求所掩蓋；被告侵權(quán)行為屬于法定侵權(quán)行為；這方面也有一些反面的例子，由于告錯(cuò)了對(duì)象，導(dǎo)致訴訟中的被動(dòng)；如美國一家知名的日用化工企業(yè)，其專利是洗滌液包裝瓶的外觀設(shè)計(jì)，被告辯稱包裝瓶是外購的，而被告銷售的是瓶中的洗滌液，不應(yīng)作為侵權(quán)的主體；據(jù)此，法院認(rèn)為被告不存在法定的侵權(quán)行為，原告被迫與被告和解；2. 專家看法在專利訴訟中，北京法院和外地法院對(duì)專家看法的依靠程

9、度有明顯的差別；在涉外專利侵權(quán)訴訟中，外地法院一般要指定專家鑒定機(jī)構(gòu)，對(duì)涉案專利進(jìn)行比對(duì)、鑒別；而北京法院更重視當(dāng)事人的自述，假如當(dāng)事人能把技術(shù)說清晰，通常不需要專家供應(yīng)看法，更接近當(dāng)事人主義；3. 訴前禁令幾乎全部的專利權(quán)人都特別關(guān)懷訴前禁令的問題，由于訴前禁令的效力特別強(qiáng)， 幾乎全部的專利權(quán)人都期望通過訴前禁令的方式使侵權(quán)人訴前停止侵權(quán)行為； 據(jù)最高法院的統(tǒng)計(jì)，從2001年修改專利法建立訴前禁令制度到現(xiàn)在，中國法院作出的涉及到專利訴前禁令的裁定一共是199件（包括不賜予訴前禁令的裁定）；要申請(qǐng)?jiān)V前禁令，必需具備兩個(gè)條件；第一，侵權(quán)的證據(jù)必需是確鑿的，清晰的；關(guān)于侵權(quán)的判定也必需是明顯和有說

10、服力的；另外仍要有證據(jù)證明，假如不實(shí)行訴前禁令，會(huì)有無法補(bǔ)償?shù)娜笔?；多?shù)案件難以滿意后一條件；實(shí)際辦案中，有相當(dāng)一部分國外權(quán)益人，是在起訴之后，申請(qǐng)?jiān)V中禁令；對(duì)于 訴中禁令，各地法院在處理上很不一樣；依據(jù)現(xiàn)有的法律規(guī)定，是不存在訴中 禁令的概念的；所以很多法院堅(jiān)持認(rèn)為，除了訴前禁令和判決后的永久禁令之 外，是不存在訴中禁令這樣一個(gè)暫時(shí)措施的；但是也有一些法院認(rèn)為，訴中禁 令可以比照先予執(zhí)行的方式來執(zhí)行；但是我們認(rèn)為，這是很不行靠的，由于先 予執(zhí)行的范疇特別有限，針對(duì)的是給付、贍養(yǎng)這些特定的情形，法院可以裁定 先予執(zhí)行；但是對(duì)侵權(quán)案件中的訴中禁令的賜予，我們認(rèn)為是缺乏法律依據(jù)的；所以，假如法院不

11、賜予訴前禁令，當(dāng)事人肯定要實(shí)行必要的證據(jù)保全和財(cái)產(chǎn)保 全的措施，以便保證將來判決的執(zhí)行，同時(shí)，要盡量協(xié)作法院加快案件的審理；目前在中國，專利案件的審理越來越快，隨著法官對(duì)專利案件越來越熟識(shí)，訴 訟周期也越來越短，兩審案件在一年內(nèi)結(jié)案是一個(gè)比較抱負(fù)的時(shí)間；4. 損害賠償不建議當(dāng)事人在訴訟中把損害賠償要求提的過高；從中國目前專利審判的實(shí)踐來看，提出高額的損害賠償除了新聞炒作外，對(duì)當(dāng) 事人沒有更多的好處；由于依據(jù)中國現(xiàn)行專利法的規(guī)定和賠償運(yùn)算方式， 舉證明在是太困難了，所以專利侵權(quán)案件的賠償絕大多數(shù)都是法院的酌定賠償，也就是法定賠償， 但是法定賠償?shù)纳舷奘?0 萬人民幣， 所以要提出幾千萬的損害賠償

12、，除了付出高額的訴訟費(fèi)外，最終實(shí)際能得到賠償會(huì)和提出的數(shù)字相差很遠(yuǎn)；而且提出高額損害賠償不見得對(duì)原告有利，由于這樣的案件對(duì)法院會(huì)造9成一種不必要的壓力；在很多專利侵權(quán)案件中，適當(dāng)?shù)膿p害賠償?shù)奶岢鍪潜容^恰當(dāng)?shù)?；?jù)我們分析，專利損害賠償額一般在20 萬到 30 萬人民幣左右，作為訴訟懇求提出比較有利；記者：我們留意到，你們代理的專利侵權(quán)案件中大都采納向法院起訴的方式， 即挑選司法途徑；對(duì)于挑選司法途徑仍是挑選行政途徑，你們對(duì)當(dāng)事人有什么建議？董：strix公司早期的外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)案是通過專利治理機(jī)關(guān)來做的，它的好處是簡便、快速，費(fèi)用低；但是現(xiàn)在涉外案件用專利治理機(jī)關(guān)不是很多了，這里面 有很多因素影響

13、挑選；第一，手續(xù)并不比去法院更簡便；中國大多數(shù)專利治理 機(jī)關(guān)都需要托付手續(xù)的公證認(rèn)證，過去特別簡潔，簽署一個(gè)托付書就夠了，現(xiàn) 在跟法院的要求基本上是一樣的；其次，專利治理機(jī)關(guān)沒有對(duì)損害賠償進(jìn)行調(diào) 處的權(quán)益，所以當(dāng)事人要獲得損害賠償仍得另行起訴；第三，專利治理機(jī)關(guān)的 打算仍要經(jīng)過司法審查；不服的一方仍可以去法院提起行政訴訟，行政訴訟仍 要打兩審；本身行政調(diào)處的效力就不是很強(qiáng)，再加上時(shí)間的拖延，明顯不如直 接到法院起訴效率高；第四，懇求專利治理機(jī)關(guān)處理侵權(quán)，在訴訟的策略和技 巧上的挑選余地??； strix案涉及寧波、上海、北京的侵權(quán)人，三地只要向一地的法院起訴就可以了，而假如請(qǐng)專利治理機(jī)關(guān)查處，這

14、種挑選就會(huì)帶來肯定的 困難，跨省執(zhí)法有肯定的難度，而且?guī)缀趺恳粋€(gè)省一級(jí)的專利治理機(jī)關(guān)都有自 己的專利愛護(hù)條例；也就是說，提起訴訟的話，依據(jù)訴訟法和最高法院的司法 說明就可以了；要是請(qǐng)各省的專利治理機(jī)關(guān)調(diào)處，仍得討論各省的專利愛護(hù)條 例，明顯不便利；第五，由于國外當(dāng)事人仍是以創(chuàng)造專利起訴的居多，這類案 件相對(duì)比較復(fù)雜，挑選法院來做，付出成本和獲得的效力相比，比較均衡；我 們現(xiàn)在在專利侵權(quán)糾紛中很少建議客戶挑選行政治理機(jī)關(guān)這個(gè)渠道；記者：專利權(quán)人在維權(quán)時(shí)會(huì)考慮維權(quán)的效力和成本；在中國進(jìn)行專利訴訟，效力和成本方面的現(xiàn)狀情形如何？董：在中國現(xiàn)行的法律制度下，對(duì)于外國專利權(quán)人來說，在中國獲得專利愛護(hù)，

15、第一是可能的，其次也是比較準(zhǔn)時(shí)的：從最近的兩個(gè)案件來看，一審判決結(jié)果 均在一年之內(nèi)取得；外觀設(shè)計(jì)更是半年就有了審判結(jié)果；在損害賠償上，只要 賠償額提得適當(dāng)，法院一般都會(huì)予以支持；當(dāng)事人在專利侵權(quán)訴訟中所投入的成本包括律師費(fèi)、本公司人員的投入，在現(xiàn) 階段這些是不行能通過法院裁定的損害賠償來補(bǔ)償?shù)?，二者之間差額也是比較 大的；但是通過提起侵權(quán)訴訟，國外權(quán)益人在商業(yè)競(jìng)爭中無疑會(huì)增加市場(chǎng)份額；而對(duì)侵權(quán)企業(yè)來講，敗訴對(duì)他們就是滅頂之災(zāi)；專利侵權(quán)訴訟是商業(yè)競(jìng)爭的一 種手段； strix公司利用專利訴訟維權(quán)是比較成功的；記者：據(jù)我們明白，過去外國權(quán)益人一般通過本國或跨國執(zhí)業(yè)的律師事務(wù)所托付中國律師打官司，現(xiàn)在權(quán)益人傾向于直接托付中國律師；是什么緣由帶來這種變化？董：過去很多外國公司找國內(nèi)的代理機(jī)構(gòu)都通過境外的事務(wù)所，這里最重要的 緣由就是溝通和信任；在任何訴訟中，當(dāng)事人和律