商標(biāo)權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)的沖突探討

商標(biāo)權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)的沖突探討

商標(biāo)是由文字、圖形、顏色、三維設(shè)計或其組合構(gòu)成的一種商業(yè)上的標(biāo)志，其主要作用是為了區(qū)別商品或服務(wù)的來源。商標(biāo)權(quán)是商標(biāo)所有人依法對其商標(biāo)所享有的專有使用權(quán)①。專利法上的外觀設(shè)計指產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩或者它們的結(jié)合作出的富有美感的并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計②，其主要作用是激發(fā)顧客的購買欲。知識產(chǎn)權(quán)上的權(quán)利沖突，是指由同一知識產(chǎn)權(quán)客體依法衍生的兩項或兩項以上相互予盾或抵觸的權(quán)利的現(xiàn)象，即同一知識產(chǎn)權(quán)客體在某種條件下同時歸屬于多個主體的法律形態(tài)。由于客體的無形性、授權(quán)國家機關(guān)和確權(quán)過程的審查方式的不同，極易導(dǎo)致權(quán)利的重疊③。從權(quán)利獲得的程序上看，商標(biāo)專用權(quán)是國家商標(biāo)局依據(jù)商標(biāo)法經(jīng)過形式和實質(zhì)審查授予的權(quán)利；專利權(quán)是國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局依據(jù)專利法而授予的權(quán)利，外觀設(shè)計專利權(quán)的獲得是通過形式審查的方式，因此兩者極易發(fā)生權(quán)利沖突。

一、沖突的原因

商標(biāo)權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)產(chǎn)生沖突的原因有以下幾方面。

第一、從兩者的構(gòu)成上看，商標(biāo)和外觀設(shè)計的構(gòu)成上都含有形狀和圖案等諸多重合因素。一方面，當(dāng)外觀設(shè)計具有足以區(qū)別產(chǎn)品來源的區(qū)別性時，毫無疑問可以受到商標(biāo)法的保護。作為識別商品或服務(wù)的提供者的標(biāo)識，商標(biāo)注冊的唯一實質(zhì)性條件就是具備顯著性，申請注冊的商標(biāo)必須具有足夠的顯著性以至于可以達(dá)到區(qū)分不同的商品或服務(wù)來源的功能。新商標(biāo)法允許三維立體商標(biāo)進行申請注冊，并排除了具有功能性的三維標(biāo)志注冊的可能性。但在實際過程中，對于三維立體商標(biāo)是否具有功能性，是否有“商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需要的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀”等不得注冊的情形，在判定上有較大的主觀性，很可能會成為商標(biāo)權(quán)與外觀設(shè)計權(quán)發(fā)生沖突的新熱點。最明顯的例子莫過美國作為立體商標(biāo)保護的可口可樂造型獨特的飲料瓶。另一方面，當(dāng)商標(biāo)用于商品上而成為具有美感的新設(shè)計時，又可以受到專利法的保護。由體現(xiàn)了獨創(chuàng)性的文字、圖案或符號構(gòu)成的商標(biāo)，本身就具有一定的新意，用于商品上就是一種具有美感的新設(shè)計，也能夠激發(fā)顧客的購買欲④.所以說，這兩種權(quán)利在保護客體上存在一定的重合與交叉，當(dāng)同一或相近似客體依法衍生的商標(biāo)權(quán)與外觀設(shè)計權(quán)由不同的權(quán)利人所有，并在實際生活中行使時，便會處于相互予盾和抵觸的狀態(tài)。

第二、從保護條件上，專利法第23條規(guī)定：“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當(dāng)同申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過或者國內(nèi)外公開使用過的外觀設(shè)計不相同或不相近似，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突”，外觀設(shè)計專利權(quán)的獲得并不要求有顯著的區(qū)別性。而商標(biāo)的主要作用是區(qū)別商品或服務(wù)的來源，商標(biāo)法第7條規(guī)定：“商標(biāo)使用的文字、圖形或其組合，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識別”，因此，商標(biāo)注冊的唯一條件是顯著性。從這方面看，二者似乎并不沖突，但在申請之時不能滿足商標(biāo)注冊所要求達(dá)到的顯著性的外觀設(shè)計，經(jīng)過在市場上的長期廣泛使用和深入的廣告宣傳，有可能獲得具有體現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)源的區(qū)別性，從而符合商標(biāo)注冊的顯著性要求。如果超過了外觀設(shè)計專利權(quán)保護的期限，該外觀設(shè)計有可能被專利權(quán)以外的其他人申請注冊為商標(biāo)。另一方面，因為兩項權(quán)利的保護期限不同，商標(biāo)權(quán)可以通過申請續(xù)展而獲得理論上可無限期續(xù)展的商標(biāo)權(quán)，外觀設(shè)計人完全可以認(rèn)為不需要求外觀設(shè)計專利權(quán)的保護，這也會對我國外觀設(shè)計專利權(quán)產(chǎn)生負(fù)面影響。

第三、從管理機關(guān)上看，也存在上述與著作權(quán)相似的問題。外觀設(shè)計專利權(quán)的申請、審查和確權(quán)由國務(wù)院專利行政部門負(fù)責(zé)，其下設(shè)的專利復(fù)審委員會對駁回申請決定不服的進行復(fù)審。業(yè)已生效的新專利法實施細(xì)則對專利復(fù)審委員會裁量外觀設(shè)計專利權(quán)與其他在先權(quán)利沖突的權(quán)力進行約束，即規(guī)定只有在先權(quán)利人獲得了對權(quán)利沖突的有效裁定后，復(fù)審委員會才可據(jù)此裁量在后的外觀設(shè)計專利權(quán)無效。修訂后的商標(biāo)法及其實施細(xì)則并沒有對商標(biāo)評審委員會判斷商標(biāo)權(quán)與在先權(quán)利沖突的職能進行同樣的約束。因此，如果在先的商標(biāo)權(quán)人已依據(jù)商標(biāo)法請求地方工商行政部門對在后的外觀設(shè)計專利進行了“侵權(quán)查處”，外觀設(shè)計專利權(quán)人所獲得的權(quán)利就沒有實際意義了，也無法使外觀設(shè)計專利權(quán)人的權(quán)利得到同樣的法律保護。

二、反思和建議

從立法角度而言，如果減少外觀設(shè)計專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)之間的沖突，可以從以下幾個方面著手。首先，應(yīng)嚴(yán)格遵循注冊商標(biāo)保護客體的有關(guān)限定。要求申請注冊的商標(biāo)必須具有顯著性以至可以達(dá)到區(qū)分不同的商品和服務(wù)來源的功能。在以往對平面視覺商標(biāo)進行保護的商標(biāo)審查實踐中，國家商標(biāo)局允許對煙標(biāo)與酒標(biāo)乃至后來擴展到物品標(biāo)貼進行整體全標(biāo)注冊，這實際上是對原商標(biāo)法第7條過于復(fù)雜的文字、圖案或其組合因不具有顯著性而不得注冊的一種悖離。新商標(biāo)法將三維立體商標(biāo)納入保護范圍之內(nèi)后，必須嚴(yán)格遵循對具有功能性的三維標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊的規(guī)定，否則很容易產(chǎn)生權(quán)利沖突。其次，應(yīng)賦予國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會判斷外觀設(shè)計專利權(quán)是否與在先權(quán)利沖突的權(quán)力。在外觀設(shè)計專利與商標(biāo)的相似性判斷上，兩者采用了許多相同的判斷原則，如從市場普通消費者一般注意力的角度判斷，從間接對比的角度判斷，從整體綜合的角度判斷，從顯著部分進行判斷等。為了讓權(quán)利人處于平等的地位，可對專利法實施細(xì)則中的有關(guān)權(quán)利沖突處理程序的規(guī)定以審查指南公報的形式進行解釋、明晰，允許已具有證據(jù)力的在先權(quán)利獲得證明書來代替有關(guān)權(quán)利沖突的有效裁決證明；對于在先的商標(biāo)權(quán)而言，可以出具經(jīng)公證的我國商標(biāo)注冊證的復(fù)印件或由商標(biāo)局出具的商標(biāo)注冊證明。

當(dāng)然，只要外觀設(shè)計與商標(biāo)的保護客體存在著重疊與交叉，外觀設(shè)計專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)的權(quán)利沖突就不可能完全避免，因此最終仍有可能要求對兩者的權(quán)利沖突予以司法裁量。依據(jù)筆者個人的看法，在實際不發(fā)生混淆時，應(yīng)尊重依不同法律所取得的不同權(quán)利所具有的獨立性，只要權(quán)利人在獲得權(quán)利的時候是遵循了誠實信用的原則，不損害他人利益和社會公共利益，應(yīng)允許根據(jù)不同知識產(chǎn)權(quán)類型基于相同或相似客體所產(chǎn)生的不同權(quán)利在市場上的共存現(xiàn)象。

關(guān)于二者的權(quán)利沖突，可以從以下案例得到直觀的印象。1990年初，重慶市工商局發(fā)現(xiàn)重慶市場上有人經(jīng)銷帶有“果真”字樣的橙汁固體飲料，其與美國通用食品公司在同種商品上注冊的“果珍”商標(biāo)外包裝近似。在處理時，“果真”商品生產(chǎn)廠廣東潮州市庵埠梅溪新華食品廠提出其“果真”商品包裝受中國《專利法》保護，并提拱了“果真”外觀設(shè)計專利公告及外觀設(shè)計專利授權(quán)證明。經(jīng)查，廣東潮州市庵埠梅溪新華食品廠于1988年5月27日，向中國專利局申請使用在“固體飲料包裝容器”產(chǎn)品上的“果真”商品外包裝外觀設(shè)計專利。該專利于1989年5月31日被授予外觀設(shè)計專利權(quán)。按照《專利法》第59條規(guī)定“外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設(shè)計專利產(chǎn)品為準(zhǔn)”，此項專利公告圖片包括“果真”文字，并且其獲權(quán)時間早于“果珍”文字商標(biāo)核準(zhǔn)注冊日一個月。

這是一起比較典型的商標(biāo)權(quán)與專利權(quán)沖突的案例。實踐中，商標(biāo)和外觀設(shè)計均使用在商品的外包裝上。當(dāng)表現(xiàn)為平面視圖的外觀設(shè)計沒有商標(biāo)法所禁止注冊的內(nèi)容時，如沒有表現(xiàn)商品通用的名稱、圖形、商品的主要功能、用途、原料等內(nèi)容，可以被核準(zhǔn)進行商標(biāo)注冊，即外觀設(shè)計專利在一定條件下可以是注冊商標(biāo)；同時，為達(dá)到仿冒他人商標(biāo)的目的，商標(biāo)侵權(quán)人對商標(biāo)標(biāo)志不突出的產(chǎn)品，主要仿冒的是其商品的外觀。如商標(biāo)注冊人將商標(biāo)放大使用，使其成為商品外觀不可分割的組成部分時，侵權(quán)人的侵權(quán)行為包括對商品商標(biāo)和商品外觀設(shè)計的仿冒。因此，當(dāng)同一商品中的商標(biāo)權(quán)和外觀設(shè)計專利屬于不同的權(quán)利人時，商標(biāo)權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)就會產(chǎn)生交叉。在此案中，商標(biāo)權(quán)和外觀設(shè)計專利的沖突即權(quán)利交叉的具體表現(xiàn)。本案中，在中國獲得“果真”固體飲料包裝的外觀設(shè)計專利權(quán)的時間是1989年5月31日，獲得固體飲料商品上的“果珍”注冊商標(biāo)專用權(quán)的時間是1989年6月20日，外觀設(shè)計專利權(quán)的授予早于商標(biāo)專用權(quán)。但是，與“果真”外觀設(shè)計近似的“果珍”商標(biāo)外觀包裝已由美國通用食品公司在美國及國外公開使用。美國商標(biāo)注冊人在中國使用該商品包裝的時間也大大早于“果真”外觀設(shè)計申請時間。根據(jù)《專利法》第23條和第48條規(guī)定，該項專利權(quán)由于美國商標(biāo)權(quán)利人的申請，將被專利復(fù)審委員會宣告無效。同時，“果真”外觀設(shè)計專利權(quán)內(nèi)容并不包含“果真”的文字含義，其“果真”文字與“