律師代理商標侵權維權訴訟指引.doc

精品文檔律師代理商標侵權維權訴訟指引第一階段：審核案件一、程序性事項1、原告2、被告3、管轄法院4、訴訟時效二、實體性事項1、訴訟請求2、證據3、法律依據第二階段：調查和收集證據一、權利證據二、侵權證據三、損失證據四、程序類證據第三階段：訴前準備一、訴前停止侵害或者財產保全1、訴前停止侵害2、訴前財產保全二、設計和解方案第一階段：審核案件律師在接到當事人的商標維權委托請求時，首先需要對案件的事實及法律問題進行審核、分析及研究，當事人有初步委托意向時，律師即應當著手審核案件。審核案件的目標在于對案件的可訴性進行分析考察，以便于決定是否接受當事人委托。審核案件需涵蓋程序性事項、實體性事項，并根據審核結論確定案件的訴訟方案。一、程序性事項程序性事項主要包括原告和被告的確定、管轄法院及訴訟時效審查。 1、原告首先，律師需要核實當事人是否為商標侵權訴訟的適格原告主體。為審核原告，當事人應當向律師提供以下資料：（1）當事人主體身份資料如當事人為自然人，需提供身份證、戶口本等身份證明資料；如當事人為法人或者其他組織，需提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、資質證明等工商、質監(jiān)、民政等行政主管部門的登記資料；上述資料均須有原件予以核對，以下行文涉及到審核資料，如無特殊說明，均需與原件核對無誤。（2）商標權利證明資料如當事人為注冊商標專用權人，需提供商標注冊證、商標注冊證明等資料；如當事人為利害關系人，包括注冊商標使用許可合同的被許可人、注冊商標財產權利的合法繼承人等，需提供商標許可合同、商標注冊人授權書（在普通許可被許可人單獨起訴時需要）、未在中國注冊的馳名商標權利登記證明等權利證明資料。商標注冊證和商標注冊證明都是中國商標局簽發(fā)的權利證明。商標許可合同還可以輔助以中國商標局的合同備案材料作為佐證。如果要主張被侵權的商標為馳名商標，則還需要提供大量的證明商標處于馳名狀態(tài)的證據，例如長期的廣告宣傳材料、權威機構出具的市場知名度調查報告等。作為侵權之訴的原告，可以是商標注冊人或者利害關系人。特殊情形下，未注冊的馳名商標的所有人也可以作為原告。其中，利害關系人，包括注冊商標使用許可合同的被許可人、注冊商標財產權利的合法繼承人等。但是，商標使用許可合同的被許可人作為原告，其訴訟權利是受到一定限制的：獨占使用許可合同的被許可人可以單獨向人民法院提起訴訟；排他使用許可合同的被許可人可以和商標注冊人共同起訴，也可以在商標注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟；普通使用許可合同的被許可人經商標注冊人明確授權，可以提起訴訟。 2、被告其次，律師需要確認實際法定商標侵權行為的被告主體資料。有以下法定侵權行為均為侵權被告主體：（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的；（二）銷售侵犯注冊商標專用權的商品的；（三）偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的；（四）未經商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的；（五）給他人的注冊商標專用權造成其他損害的?！敖o他人的注冊商標專用權造成其他損害的”包括下列情形：（一）在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的；（二）故意為侵犯他人注冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的；（三）將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的；（四）復制、摹仿、翻譯他人注冊的馳名商標或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標使用，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的；（五）將與他人注冊商標相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的；（六）復制、摹仿、翻譯他人未在中國注冊的馳名商標或其主要部分，在相同或者類似商品上作為商標使用，容易導致混淆的。如果當事人已經確認了侵權被告的姓名或者名稱、住址或者住所地等信息，則律師可以據此核查被告是否存在法定的侵權行為。如果當事人無法確認被告主體資料，律師可依據以下方法進行查核：網絡排查侵權銷售商或者生產商，通過注冊商標的關鍵字進行搜索。例如注冊商標：ABC，商品/服務列表：農業(yè)機械；割草機和收割機；玉米脫殼機；中耕機；排水機；收割脫粒機。律師可以搜索“ABC 農機”、“ABC商標”、“ABC 侵權”、“ABC 銷售”等關鍵字搜索，并將搜索結果通過屏幕截圖或者銷售生產企業(yè)清單形式提供給當事人，以供當事人鑒別查核，從中獲取被告侵權主體。由于法定的商標侵權行為存在多種情形，因此被告可能存在多個被告。如果存在多個被告的情況，有可能構成共同侵權，也有可能只是不同侵權行為并列（例如有的被告“制造侵權產品”，有的被告“銷售侵權”產品）。需要特別提醒的是，銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的，不承擔賠償責任。 3、管轄法院管轄法院的確認是一項非常重要的訴訟策略，爭取在當事人所在地人民法院起訴，將很大程度上減少當事人訴訟成本，加大侵權被告應訴成本，在排除地方保護干擾、達成有利和解、調解、順利執(zhí)行等各個訴訟關鍵點具有重大意義。因此，律師應當最大限度地爭取在當事人所在地人民法院起訴。首先，律師要對案件的級別管轄進行審核。級別管轄上，中級以上人民法院和最高人民法院指定的少數基層人民法院對一審商標案件具有管轄權。其次，地域管轄上，商標侵權糾紛案件，由侵權行為的實施地、侵權商品儲藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管轄。其中，侵權商品的儲藏地，是指大量或者經常性儲存、隱匿侵權商品所在地；查封扣押地，是指海關、工商等行政機關依法查封、扣押侵權商品所在地。另外，如果案件涉及多個被告，且各個被告侵權行為的實施地點不同（例如，在“浙江制造”、在“上海銷售”），則原告可以選擇其中一個被告的侵權行為實施地人民法院管轄（例如，選擇上海地區(qū)的法院管轄）；但如果原告僅起訴其中某一被告（例如，只起訴制造者而不起訴銷售者），該被告侵權行為實施地（即“制造行為”的實施地）的人民法院有管轄權。 4、訴訟時效 律師應該進一步審查訴訟時效，如果案件已過訴訟時效，則喪失了勝訴權，起訴也就變得毫無意義，只能通過協(xié)商、投訴等其他救濟途徑來解決侵權。具體到注冊商標專用權侵權案件，律師需審核案件是否已經過了訴訟時效，是否存在訴訟時效中斷的情形。訴訟時效中斷的情形包括：當事人一方直接向對方當事人送交主張權利文書，對方當事人在文書上簽字、蓋章或者雖未簽字、蓋章但能夠以其他方式證明該文書到達對方當事人的。對方當事人為法人或者其他組織的，簽收人可以是其法定代表人、主要負責人、負責收發(fā)信件的部門或者被授權主體；對方當事人為自然人的，簽收人可以是自然人本人、同住的具有完全行為能力的親屬或者被授權主體；當事人一方以發(fā)送信件或者數據電文方式主張權利，信件或者數據電文到達或者應當到達對方當事人的；當事人一方下落不明，對方當事人在國家級或者下落不明的當事人一方住所地的省級有影響的媒體上刊登具有主張權利內容的公告的，但法律和司法解釋另有特別規(guī)定的，適用其規(guī)定。侵犯注冊商標專用權的訴訟時效為二年，自原告知道或者應當知道侵權行為之日起計算。此外，在訴訟時效期間的最后六個月內，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的，訴訟時效中止。從中止時效的原因消除之日起，訴訟時效期間繼續(xù)計算。如果從原告知道或者應當知道侵權行為之日到其擬提出訴訟之日已經過了兩年，且其中不存在訴訟時效中斷情形，則律師需審核是否存在侵權行為在起訴時仍在持續(xù)的情形。如果存在此情形，則原告仍可起訴，而人民法院也仍可判決被告停止侵權行為，但侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。二、實體性事項除程序性事項外，律師還應對當事人的實體性事項進行審核。實體性事項主要審核的是提什么樣的訴訟請求、當事人所提供的證據是否充分以及當事人的指控是否有法律依據。 1、訴訟請求注冊商標專用權侵權之訴的訴訟請求應圍繞民法通則和商標法規(guī)定的民事責任承擔方式來提出，判決侵權人承擔停止侵害、排除妨礙、消除危險、賠償損失、消除影響等民事責任。律師在審核案件時，需要注意，只享有商標權財產權利的利害關系人是沒有法律依據提出“賠禮道歉“的訴訟請求的。對于當事人不合理的訴訟請求，要及時告知并勸告當事人予以修正。 2、證據證據的重要性不須多言。律師在審核案件時，至少需要注意三個方面：證據來源的合法性、證據的真實性和證據對案件事實的關聯性。只要有證據證明擬起訴被告從事了法定的商標侵權行為，就可以認定已經具備了基礎的起訴條件，具體的證據搜集和整理，將在辦理委托代理手續(xù)后進一步實施。 3、法律依據這一點實際上是對案件做法律分析，形成法律結論。律師在審核案件時，可以分析下列要點：第一，當事人要求的訴訟請求所依據的是哪個或哪些法律條文；第二，這些法律條文所規(guī)定的適用前提和條件在本案中是否有對應事實支持；第三，法律是否規(guī)定有例外情形；第四，法律規(guī)定的例外情形在本案中是否有對應事實。經過對以上程序性事項和實體項事項的分析審核后，律師可以接受當事人的委托，就具體委托事項作詳細的約定，簽訂委托代理協(xié)議，開始下一階段的工作。第二階段：調查和收集證據商標侵權案件的證據大致分為四大類：即權利證據、侵權證據、損失證據和程序類證據。律師接受委托后，通常需要在當事人提供的證據基礎上作進一步的調查、取證。對此，律師應積極協(xié)助當事人調查、收集、整理上述證據。而這些因調查取證而發(fā)生的合理費用都可以在訴訟中要求被告承擔。進一步的調查、取證通常針對的是：侵權證據和損失證據。律師在作進一步的調查、取證時，需要注意取證方式的合法性。一、權利證據權利證據通常是商標注冊證、商標注冊證明（針對國際注冊）和商標許可合同、商標注冊人授權書（在普通許可被許可人單獨起訴時需要）等。商標注冊證和商標注冊證明都是中國商標局簽發(fā)的權利證明。商標許可合同還可以輔助以中國商標局的合同備案材料作為佐證。如果要主張被侵權的商標為馳名商標，則還需要提供大量的證明商標處于馳名狀態(tài)的證據，例如：（1）證明相關公眾對該商標知曉程度的有關材料；（2）證明該商標使用持續(xù)時間的有關材料，包括該商標使用、注冊的歷史和范圍的有關材料；（3）證明該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍的有關材料，包括廣告宣傳和促銷活動的方式、地域范圍、宣傳媒體的種類以及廣告投放量等有關材料；（4）證明該商標作為馳名商標受保護記錄的有關材料，包括該商標曾在中國或者其他國家和地區(qū)作為馳名商標受保護的有關材料；（5）證明該商標馳名的其他證據材料，包括使用該商標的主要商品近三年的產量、銷售量、銷售收入、利稅、銷售區(qū)域等有關材料。二、侵權證據侵權證據針對案件的具體事實有繁有簡，但通常包括：物證，如涉嫌侵權的商品實物；文書證據，即證明侵權行為的宣傳冊、交易文書、網頁；侵權實物、儲藏地點、運輸過程的錄音、錄像、照片等證據；侵權行為的公證文書等等。針對侵權行為的公證文書，一般情況下為調查取證方便，公證員均不明示公證員身份。最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋第八條規(guī)定，公證人員在未向涉嫌侵權的一方當事人表明身份的情況下，如實對另一方當事人按照前款規(guī)定的方式取得的證據和取證過程出具的公證書，應當作為證據使用，但有相反證據的除外?！彪m然這一條僅僅是關于著作權民事糾紛案件的規(guī)定，但是，對于知識產權其他領域的案件，也應當參照這一規(guī)定執(zhí)行。針對錄音、錄像、照片證據，為調取取證方便，可以采取暗錄、暗拍的形式進行。但應當防止侵犯被告的合法權益，否則，上述通過暗錄、暗拍方式取得的錄音、錄像、照片證據有可能被人民法院撤銷。三、損失證據損失證據關系到當事人的賠償金額。侵犯商標專用權的賠償數額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節(jié)判決給予300萬元以下的賠償。律師調查收集的損失證據既可以針對原告的損失來搜集，也可以針對被告的獲利來組織，還可以針對可用第三方許可使用費來提供。侵權人或權利人的財務報表、顯示侵權產品價格的發(fā)票或收據、與第三人的商標許可合同及許可費支付憑證等都可以用作這方面的證據。另外，律師應告知當事人，為制止侵權行為所支付的合理開支也可以依法主張。制止侵權行為所支付的合理開支，包括權利人或者委托代理人對侵權行為進行調查、取證的合理費用。人民法院根據當事人的訴訟請求和案件具體情況，可以將符合國家有關部門規(guī)定的律師費用計算在賠償范圍內。需要明確的是，律師費用得以支持的一般條件需要提供律師費發(fā)票及委托代理合同等。四、程序類證據程序類證據主要包括主體資格、授權委托書及訴訟時效相關的證據材料。例如境外當事人需經公證認證的授權委托書、訴訟時效的中斷證明、以前發(fā)給被告要求其停止侵權的函件等等。上述程序類證據的搜集主要在第一階段的程序性事項審