實(shí)質(zhì)審查意見陳述書撰寫及專利申請文件的修改國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局課件

1、實(shí)質(zhì)審查意見陳述書撰寫及專利申請文件的修改國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局楊國鑫 2022/7/主要內(nèi)容第一節(jié) 實(shí)質(zhì)審查程序第二節(jié) 對實(shí)質(zhì)審查意見通知書的陳述第三節(jié) 申請文件的修改考試注意事項(xiàng)2022/7/第一節(jié) 實(shí)審程序2022/7/審查意見通知書審查意見通知書正文。專用表格審查意見通知書表格（包括普通表格和PCT專用表格）及檢索報(bào)告對比文件的復(fù)?。ɑ蚋綆В?022/7/第二節(jié) 對實(shí)質(zhì)審查意見通知書的陳述審查意見通知書和意見陳述書的概念和組成意見陳述書的作用和要求意見陳述書正文的撰寫意見陳述書的其它注意事項(xiàng)2022/7/樣表2022/7/樣表2022/7/樣表2022/7/樣表2022/7/樣表2022

2、/7/答復(fù)時(shí)常用的相關(guān)表格申請后提交文件清單意見陳述書補(bǔ)正書放棄專利權(quán)聲明延長期限請求書著錄項(xiàng)目變更單2022/7/意見陳述書的概念和組成概念組成標(biāo)準(zhǔn)表格意見陳述書正文附件2022/7/2022/7/2022/7/2022/7/2022/7/對權(quán)利要求的修改2022/7/對說明書的修改2022/7/三種結(jié)論 否定性意見 基于上述理由，本申請的獨(dú)立權(quán)利要求以及從屬權(quán)利要求都不具備【新穎性】/【創(chuàng)造性】/【新穎性或創(chuàng)造性】，同時(shí)說明書中也沒有記載其他任何可以授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，因而即使申請人對權(quán)利要求進(jìn)行重新組合和或根據(jù)說明書記載的內(nèi)容作進(jìn)一步的限定，本申請也不具備被授予專利權(quán)的前景。如果申請

3、人不能在本通知書規(guī)定的答復(fù)期限內(nèi)提出表明本申請具有新穎性和創(chuàng)造性的充分理由，本申請將被駁回。 2022/7/三種結(jié)論 不定性意見 申請人應(yīng)當(dāng)在本通知書指定的答復(fù)期限內(nèi)對本通知書提出的問題逐一進(jìn)行答復(fù)，必要時(shí)應(yīng)修改專利申請文件,否則本申請將難以獲得批準(zhǔn)。申請人對申請文件的修改應(yīng)當(dāng)符合專利法第三十三條的規(guī)定，不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。 2022/7/三種結(jié)論 肯定性意見 基于上述理由，本申請按照目前的文本還不能被授予專利權(quán)。如果申請人按照本通知書提出的審查意見對申請文件進(jìn)行修改，克服所存在的缺陷，則本申請可望被授予專利權(quán)。對申請文件的修改應(yīng)當(dāng)符合專利法第三十三條的規(guī)定，不得超出原說明

4、書和權(quán)利要求書記載的范圍。2022/7/意見陳述書的：作用要求（1）總體要求（2）具體要求2022/7/作用與審查員進(jìn)行交流和溝通的方式和橋梁記載和反映了專利申請審查的過程 作為維護(hù)委托人的利益的見證 2022/7/（1）總體要求大綱要求：1、維護(hù)委托人的利益2、全面、準(zhǔn)確地理解審查意見，確定撰寫策略3、正確撰寫意見陳述書【撰寫的步驟、格式及實(shí)質(zhì)性缺陷的爭辯方法，重點(diǎn)內(nèi)容】4、注意意見陳述書的表述方式2022/7/（1）總體要求1、維護(hù)委托人的利益 合格的專利代理人應(yīng)當(dāng)能夠依照專利法及其實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，通過陳述意見和修改專利申請文件，為委托人謀求盡可能有利的審查結(jié)果，充分維護(hù)委托人的利益。

5、2022/7/（1）總體要求2、全面、準(zhǔn)確地理解審查意見，確定撰寫策略 專利代理人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的審查意見通知書，對照專利申請文件，全面、準(zhǔn)確地理解審查意見通知書的內(nèi)容及其所引用的對比文件的技術(shù)內(nèi)容，針對具體情形作出正確的前景判斷，在此基礎(chǔ)上確定答復(fù)審查意見通知書的策略。2022/7/（1）總體要求3、正確撰寫意見陳述書（1）如果專利申請還存在被批準(zhǔn)為專利的前景，意見陳述書應(yīng)當(dāng)全面答復(fù)審查意見通知書表達(dá)的所有審查意見和提出的問題、要求。 對于形式缺陷，應(yīng)當(dāng)盡量配合審查員，通過修改專利申請文件來克服或者消除缺陷； 對于實(shí)質(zhì)性缺陷，認(rèn)為有必要對專利申請文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)有理有據(jù)地

6、闡述所作修改能夠克服審查意見通知書所指出的缺陷的理由，并對所作修改作出說明；2022/7/（1）總體要求3、正確撰寫意見陳述書（2）審查意見通知書提出有關(guān)疑問，要求申請人予以回答、解釋的，專利代理人應(yīng)當(dāng)給予充分答復(fù)，必要時(shí)輔以有關(guān)證據(jù)和輔助資料。與此同時(shí)，專利代理人必須注意陳述的分寸，避免日后在專利侵權(quán)訴訟中因?yàn)檫m用禁止反悔原則而使委托人蒙受不應(yīng)用的損失。2022/7/（1）總體要求 4、意見陳述書的表述方式 意見陳述書應(yīng)當(dāng)詞語規(guī)范，有理有據(jù)，層次清楚，表述準(zhǔn)確，有邏輯性，有針對性，充分闡述委托人的立場。意見陳述書應(yīng)當(dāng)避免強(qiáng)詞奪理，避免僅僅羅列不著邊際的套話。 2022/7/（2）具體要求A、

7、能夠讓人理解（a） 重點(diǎn)突出（b） 層次分明（c） 論據(jù)充分（d） 說理透徹B、陳述書中針對所有審查意見進(jìn)行陳述C、明確告知所做的各種修改及具體理由 2022/7/意見陳述書正文的撰寫一、撰寫前的準(zhǔn)備二、撰寫意見陳述書正文（一）一般格式：（二）意見陳述書中的幾類主要實(shí)質(zhì)性缺陷 （三）意見陳述書的撰寫練習(xí)2022/7/一、撰寫前的準(zhǔn)備理解申請內(nèi)容和保護(hù)主題閱讀審查意見通知書、對比文件的內(nèi)容并進(jìn)行分析 明確審查員的傾向性意見(1)肯定性結(jié)論(2)不定性結(jié)論(3)否定性結(jié)論向委托人轉(zhuǎn)達(dá)審查意見 商定具體的陳述意見 2022/7/（一）一般格式：1、起始部分2、修改情況3、評(píng)述部分4、結(jié)尾部分2022

8、/7/起始部分 1、本意見陳述書是針對專利局于年月日的第次審查意見通知書作出的，隨此意見陳述書附上修改的申請文件（權(quán)利要求書、說明書、摘要.）替換頁，以及表明修改處的參考頁。具體如下： 2、尊敬的審查員先生/女士： 首先感謝您對本申請的認(rèn)真審查。對于審查員的意見，申請人進(jìn)行了認(rèn)真的研讀，并陳述意見如下： 3、尊敬的尊敬的審查員先生/女士： 首先感謝您對本申請的認(rèn)真審查。對于審查員的意見，申請人進(jìn)行了認(rèn)真的研讀，關(guān)于權(quán)利要求XXX不具備創(chuàng)造性的理由，申請人具有不同的觀點(diǎn)，現(xiàn)陳述如下：2022/7/修改情況 在起始格式句后，首先在意見陳述書中說明同意接受審查意見通知書中的哪幾條意見，為此在申請文件

9、哪些地方作了修改，并指出這些修改（尤其是權(quán)利要求書的修改）在原說明書和權(quán)利要求書中的出處。2022/7/修改情況 【例如】一、修改說明1、修改了獨(dú)立權(quán)利要求1，在其特征部分加入了以下技術(shù)特征：，以使該獨(dú)立權(quán)利要求1符合專利法第22條第2款和第3款有關(guān)新穎性和創(chuàng)造性的規(guī)定。該修改的依據(jù)來自于說明書第二個(gè)實(shí)施例和第三個(gè)實(shí)施例，說明書最后一段以及圖3。2、修改了從屬權(quán)利要求4的主題名稱，使其與所引用權(quán)利要求的主題名稱相一致。2022/7/撰寫意見陳述書的具體步驟【重點(diǎn)內(nèi)容】（3）重點(diǎn)分析和論述與審查意見不一致之處（如果對申請文件進(jìn)行了修改，則應(yīng)在該部分重點(diǎn)分析和論述修改后的權(quán)利要求如何克服了通知書中

10、指出的缺陷）【下面以權(quán)利要求的新穎性、創(chuàng)造性問題為例作出具體說明】2022/7/撰寫意見陳述書的具體步驟通?？煞秩齻€(gè)層次來論述修改后的權(quán)利要求具有新穎性和創(chuàng)造性。第一個(gè)層次：簡單重復(fù)審查員對該申請有關(guān)新穎性和創(chuàng)造性的審查結(jié)論，明確申請人為了克服該缺陷而采取的修改方案，及修改后的權(quán)利要求具有新穎性和創(chuàng)造性的結(jié)論。2022/7/撰寫意見陳述書的具體步驟【例如】審查員的審查意見是：相對于對比文件1而言，權(quán)利要求1到3不具備新穎性針對上述審查意見，申請人通過在獨(dú)立權(quán)利要求1中增加對比文件1和2中均沒有公開過的技術(shù)特征，使得修改后的獨(dú)立權(quán)利要求1具備了專利法第22條第2款規(guī)定的新穎性。2022/7/撰寫

11、意見陳述書的具體步驟第二個(gè)層次（論述修改后的權(quán)利要求具有新穎性）： 對審查意見通知書中所引用的對比文件進(jìn)行分析，逐篇指出修改后權(quán)利要求的技術(shù)方案與所引用的對比文件的區(qū)別，從而說明該技術(shù)方案相對于其中的每一篇對比文件具有新穎性。 【說明：從技術(shù)領(lǐng)域、解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果這四個(gè)方面考慮存在的區(qū)別】2022/7/撰寫意見陳述書的具體步驟第三個(gè)層次（論述修改后的權(quán)利要求具有創(chuàng)造性）：將考試中給出的幾篇對比文件和公知常識(shí)結(jié)合起來說明該技術(shù)方案具有創(chuàng)造性【采用“三步法”進(jìn)行分析】?！救椒ǖ谝徊健繌耐ㄖ獣玫膶Ρ任募写_定一篇最接近的現(xiàn)有技術(shù)；【三步法第二步】指出上述獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方

12、案與該最接近現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；2022/7/撰寫意見陳述書的具體步驟【三步法第三步】 進(jìn)一步指出通知書中引用的其他對比文件或公知常識(shí)中未給出將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到該最接近現(xiàn)有技術(shù)中來解決上述實(shí)際解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示，從而說明該權(quán)利要求相對于通知書中引用的對比文件和公知常識(shí)具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。 另外要進(jìn)一步根據(jù)其所解決的技術(shù)問題說明其有益效果以說明該技術(shù)方案具有顯著的進(jìn)步。2022/7/結(jié)尾部分 1、申請人希望，上述說明能夠有助于澄清審查員所提出的問題（或疑惑等）。如有不妥或欠周之處，敬請指正。申請人愿意以最大的誠意積極配合審查員工作，以加快審查進(jìn)程。審

13、查員也可直接與代理人聯(lián)系（代理人聯(lián)系電話：010-* 劉德華），以便申請人能夠及時(shí)答復(fù)。 最后，申請人對審查員認(rèn)真細(xì)致的工作再次表示由衷的感謝。2、綜上所述，申請人修改了申請文件，克服了存在的缺陷，請審查員先生/女士在以上的基礎(chǔ)上繼續(xù)對本申請進(jìn)行審查。如果仍不同意上述修改和陳述的內(nèi)容，懇請審查員先生/女士再給與一次修改文件或陳述意見的機(jī)會(huì)。代理人 ：劉德華 聯(lián)系電話： 010-*2022/7/（二）意見陳述書中的幾類主要實(shí)質(zhì)性缺陷 1、沒有新穎性或創(chuàng)造性(A22.2或3)2、得不到說明書支持(A26.4)3、缺少必要技術(shù)特征(R21.2)4、未清楚限定保護(hù)范圍 (R20.1)5、說明書未充分公

14、開 (A26.3)6、單一性（A31）2022/7/7、不授權(quán)主題(R2、A5或25)8、修改超范圍 （A33）9、同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項(xiàng)專利(R13.1)（二）意見陳述書中的幾類主要實(shí)質(zhì)性缺陷 2022/7/1、沒有新穎性或創(chuàng)造性(A22.2或3)對比文件公知常識(shí)答復(fù)要點(diǎn)（文件日期、技術(shù)領(lǐng)域、有無結(jié)合、啟示、目的，能否補(bǔ)充，區(qū)別，新穎性的單獨(dú)對比原則，創(chuàng)造性的三步法） 2022/7/2、得不到說明書支持(A26.4)功能性概括 上位概括 數(shù)值范圍 說明書中未記載 答復(fù)要點(diǎn)（非純功能性限定、能得到支持、適當(dāng)概括）2022/7/3、缺少必要技術(shù)特征(R21.2)獨(dú)立權(quán)利要求要解決的問題或技

15、術(shù)效果答復(fù)要點(diǎn)（是否過寬，是否應(yīng)該補(bǔ)入，是否應(yīng)該修改技術(shù)效果等） 2022/7/4、未清楚限定保護(hù)范圍 (R20.1)權(quán)利要求類型純功能性權(quán)利要求 文字表達(dá)不清楚引用關(guān)系錯(cuò)誤答題要點(diǎn)（實(shí)質(zhì)、形式、保護(hù)范圍）2022/7/5、說明書未充分公開 (A26.3)不清楚、完整，本領(lǐng)域無法實(shí)現(xiàn)答復(fù)要點(diǎn)（區(qū)分A26.3 OR R18.3、真的缺少？是否公知常識(shí)？怎樣補(bǔ)入？今年很可能考） 幾種合適的爭辯方式 -力求說明本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書的記載能實(shí)現(xiàn)該發(fā)明 -通知書中指出的應(yīng)當(dāng)記載在說明書中的內(nèi)容屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)(需要舉證) -通知書中指出 的應(yīng)當(dāng)記載在說明書中的內(nèi)容已記載在本說明書中

16、所引證的申請日前已公開的對比文件中。2022/7/6、單一性（A31）所謂必要技術(shù)特征答復(fù)要點(diǎn)（就必要技術(shù)特征進(jìn)行爭辯） 2022/7/7、不授權(quán)主題(R2、A5或25)智力活動(dòng)規(guī)則與方法疾病的診斷方法疾病的治療方法不符合發(fā)明定義答復(fù)要點(diǎn)（發(fā)明點(diǎn)是否規(guī)則，考的可能性不大）2022/7/8、修改超范圍 （A33）答復(fù)要點(diǎn)（公知常識(shí)，明顯錯(cuò)誤）2022/7/9、一項(xiàng)發(fā)明一項(xiàng)專利權(quán)(R13.1)符合授權(quán)條件，存在與本申請權(quán)利要求相同的已授權(quán)專利（一般為實(shí)用新型）：此時(shí)提交放棄專利權(quán)聲明即可有可能是預(yù)防性提醒或?qū)彶閱T認(rèn)定有誤（對于存在R13.1問題的申請，代理人或申請人應(yīng)當(dāng)注意授權(quán)表中的如下內(nèi)容）“6

17、.申請人于年月日提交了專利號(hào)為的“放棄專利權(quán)聲明”。經(jīng)審查： 同意進(jìn)入放棄專利權(quán)的審批程序。申請人聲明放棄的專利權(quán)將自本發(fā)明授權(quán)公告之日起予以放棄生效。 未進(jìn)入放棄專利權(quán)的審批程序。經(jīng)審查，申請人聲明放棄的專利與本發(fā)明專利不屬于相同的發(fā)明創(chuàng)造，符合專利法實(shí)施細(xì)則第十三條第一款的規(guī)定?！?022/7/意見陳述書的注意事項(xiàng)答復(fù)期限：一通4個(gè)月，中通2個(gè)月，及時(shí)答復(fù)，逾期答復(fù)不答復(fù)。論述新穎性和創(chuàng)造性時(shí)，不針對權(quán)利要求，而只簡單地論述其發(fā)明本身如何，可能造成申請被隨后駁回。逐條對通知書指出的問題進(jìn)行答復(fù),避免遺漏造成因已符合聽證原則而被駁回。泛泛地論述發(fā)明具有怎樣怎樣的效果，而不是以權(quán)利要求所限定的

18、技術(shù)方案與對比文件公開的技術(shù)方案進(jìn)行對比，也就是，不進(jìn)行特征對比。這種情況也可能被隨后駁回。2022/7/意見陳述書的注意事項(xiàng)以發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請的補(bǔ)正或者修改均不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計(jì)專利申請人修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。否則，申請可能會(huì)被駁回。答復(fù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的格式提交文件。答復(fù)要有簽署 （申請人/代理人簽章）。泛泛沒有認(rèn)真分析審查意見和對比文件，將可能獲得較大保護(hù)范圍的申請縮小至一較小的保護(hù)范圍。2022/7/意見陳述書的注意事項(xiàng)缺少證據(jù)。權(quán)利要求書修改后，未注意對說明書進(jìn)行適應(yīng)性修改。最好提交一份修改參考頁。沒有正確理解審查員的意圖對審查員的觀

19、點(diǎn)不去爭辯，也沒有爭取主動(dòng)地對權(quán)利要求書進(jìn)行適當(dāng)修改，導(dǎo)致一項(xiàng)可獲得專利權(quán)的申請夭折不能正確地分析、判斷申請的前景申請人的答復(fù)應(yīng)當(dāng)提交給專利局受理部門。直接提交給審查員的答復(fù)文件不具備法律效力 2022/7/第三節(jié) 對申請文件的修改法、細(xì)則、指南對答復(fù)通知書時(shí)規(guī)定的修改要求 (1)A 33 對發(fā)明和實(shí)用新型文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書的記載范圍。 目的：對修改的限制是為了防止由于修改而違反先申請?jiān)瓌t (2)R51.3 收到審查意見通知書后對專利申請文件的修改應(yīng)當(dāng)按照通知書的要求進(jìn)行。2022/7/發(fā)明專利申請修改的時(shí)機(jī)18個(gè)月公布之前的修改申請人對申請文件進(jìn)行主動(dòng)修改或在初審期間應(yīng)專

20、利局的要求作出修改（法37條）三年之內(nèi)提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)的修改申請人在提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)，或者在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的三個(gè)月內(nèi)，對發(fā)明專利申請可以進(jìn)行主動(dòng)修改的細(xì)則51條1款答復(fù)審查意見通知書時(shí)的修改分案申請時(shí)提出的修改請求復(fù)審或?qū)o效請求進(jìn)行意見陳述時(shí)的修改2022/7/發(fā)明專利申請修改的時(shí)機(jī)答復(fù)審查意見通知書時(shí)的修改申請人在收到專利局發(fā)出的審查意見通知書后可修改專利申請文件，但是，應(yīng)當(dāng)按照通知書的要求進(jìn)行修改，即針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改細(xì)則第51條第3款然而，對于雖然其時(shí)機(jī)或方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條的規(guī)定，但其內(nèi)容與范圍滿足專利法第三十三條

21、要求的修改，只要經(jīng)修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權(quán)的前景，這種修改就可以被視為是經(jīng)審查員同意的、相當(dāng)于按照通知書要求進(jìn)行的修改，因而經(jīng)此修改的申請文件可以接受。這樣處理有利于縮短審查程序。但是，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和原權(quán)利要求書記載的范圍，也不能被視為經(jīng)審查員同意的修改 指南第二部分第八章5.2.1節(jié)2022/7/ 四種不符合細(xì)則51條的修改不能視作審查員同意的修改的情況：(1) 刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴(kuò)大了該權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍。 (2) 改變獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴(kuò)大了請求保護(hù)的范圍。 (3) 將僅在說明書中記載的與原來要求

22、保護(hù)的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題。 (4)增加了新的獨(dú)立權(quán)利要求，該獨(dú)立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。2022/7/二、允許的修改（1）權(quán)利要求書的修改對獨(dú)立權(quán)利要求作進(jìn)一步限定（增加技術(shù)特征）針對 A22、A26（4）、R21（2）、 R20（1）變更獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征、主題類型、主題名稱針對 R20（1）、 A26（4）、 A22刪除權(quán)利要求針對 A31（1）、 A26（4）、R20（1）獨(dú)立權(quán)利要求劃界針對R22（1）修改從屬權(quán)利要求針對：R21（3）、R232022/7/（2）對說明書的修改（a）對說明書中存在的不符合 R18和R4（1）的

23、修改（b）適應(yīng)性修改名稱：準(zhǔn)確、簡要地反映要求保護(hù)的主題的名稱技術(shù)領(lǐng)域一般應(yīng)與專利分類表中最低分類位置涉及的領(lǐng)域?qū)?yīng)背景技術(shù)發(fā)明內(nèi)容a.客觀的所要解決的技術(shù)問題，與權(quán)利要求相適應(yīng)b.技術(shù)方案與權(quán)利要求適應(yīng)性修改c.技術(shù)效果：只有直接、毫無疑義地由原始申請文件推斷出的效果，才允許進(jìn)行修改，否則不允許2022/7/附圖說明實(shí)施例 ，一般僅限于補(bǔ)入原實(shí)施方式或者實(shí)施例中具體內(nèi)容的出處以及已公開的反映發(fā)明的有益效果數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)測量方法、設(shè)備和修改其中的文字缺陷附圖：刪除其中不必要的詞語和注釋，修改附圖標(biāo)記，使線條清楚等， R19 修改能夠識(shí)別出并唯一確定的明顯語法錯(cuò)誤、文字錯(cuò)誤和打印錯(cuò)誤（3）摘要 R2

24、42022/7/三、不允許的修改原則：凡是違反A33 都不允許（1）不允許的增加將不能明確認(rèn)定的技術(shù)特征寫入權(quán)利要求或說明書補(bǔ)入不能直接、毫無疑義地確定的信息測量附圖獲得的尺寸參數(shù)引入未提及的附加組分，導(dǎo)致出現(xiàn)原申請沒有的特殊效果補(bǔ)入不能直接導(dǎo)出的有益效果補(bǔ)入實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，補(bǔ)入實(shí)施例補(bǔ)入附圖2022/7/（2）不允許的改變改變技術(shù)特征，超出原權(quán)利要求書和說明書的記載范圍由不明確的內(nèi)容改成明確具體的內(nèi)容例：在原始申請文件中只記載了在“高壓”下進(jìn)行反應(yīng)。在審查過程中，申請人將其修改為“710個(gè)大氣壓” 將沒有明確彼此關(guān)聯(lián)的分離的特征進(jìn)行新的組合2022/7/（3）不允許的刪除刪除權(quán)利要求中明確認(rèn)定的必

25、要技術(shù)特征、與說明書公開的技術(shù)方案有關(guān)的技術(shù)術(shù)語或具體應(yīng)用范圍刪除說明書中的內(nèi)容，導(dǎo)致超范圍 disclaim例外：除非申請人能夠根據(jù)申請?jiān)加涊d的內(nèi)容證明取被“放棄”的數(shù)值時(shí)，本發(fā)明不可能實(shí)施，或者取經(jīng)“放棄”后的數(shù)值時(shí)，本發(fā)明具有新穎性和創(chuàng)造性2022/7/關(guān)于“修改”還需要考慮的幾點(diǎn) 1、對于通知書中指出的實(shí)質(zhì)性缺陷確實(shí)存在時(shí)，在修改專利申請文件時(shí)既要克服通知書中所指出的缺陷，又應(yīng)當(dāng)為申請人爭取更充分的保護(hù)； 2、對于審查意見通知書中所指出的形式缺陷，在修改申請文件中應(yīng)當(dāng)予以克服； 3、全面、深入地理解申請文件說明書中披露的信息，準(zhǔn)確地認(rèn)定發(fā)明點(diǎn)。 2022/7/關(guān)于“修改”還需要考慮的

26、幾點(diǎn) 4、在專利申請文件符合專利法及其實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定的前提下，為委托人爭取獲得盡可能寬的保護(hù)范圍。 5、對權(quán)利要求書進(jìn)行修改時(shí)，除了必須遵循專利法第33條規(guī)定的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍這一基本原則之外，自然還應(yīng)當(dāng)符合權(quán)利要求書撰寫的各項(xiàng)要求。 2022/7/關(guān)于“修改”還需要考慮的幾點(diǎn)6、（1）修改后的獨(dú)立權(quán)利要求所請求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)具備專利法第22條第2款和第22條第3款規(guī)定的新穎性和創(chuàng)造性；（2）修改后的獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，清楚并簡要地表述請求保護(hù)的范圍；（3）在保證修改后的獨(dú)立權(quán)利要求具有新穎性和創(chuàng)造性的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)避免將非必要技術(shù)特征寫

27、入獨(dú)立權(quán)利要求導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)范圍過窄而損害委托人利益。 2022/7/關(guān)于“修改”還需要考慮的幾點(diǎn)7、要注意克服原有從屬權(quán)利要求所存在的形式缺陷；8、從更好地形成保護(hù)梯度以充分維護(hù)委托人的利益的角度出發(fā)，考慮是否可以針對不同的具體實(shí)施方式適當(dāng)增加一些權(quán)利要求。 2022/7/練 習(xí)（1）將“有肋條的側(cè)壁”改成“側(cè)壁”?！坝糜诒玫男D(zhuǎn)軸密封”修改為“旋轉(zhuǎn)軸密封”。 （2）申請人主動(dòng)將原權(quán)利要求中的技術(shù)特征“螺旋彈簧”修改為“彈性部件”，原說明書中記載了“彈性部件”這一技術(shù)特征。（3）一件有關(guān)自行車新式把手的發(fā)明專利申請，申請人在說明書中不僅描述了新式把手，而且還描述了其他部件，如自行車的車座等

28、。經(jīng)審查，權(quán)利要求限定的新式把手不具備創(chuàng)造性。申請人作出主動(dòng)修改，將權(quán)利要求限定為自行車車座。（4）權(quán)利要求的技術(shù)方案中，某溫度為2090，對比文件公開的技術(shù)內(nèi)容與該技術(shù)方案的區(qū)別是其所公開的相應(yīng)的溫度范圍為0100，該文件還公開了該范圍內(nèi)的一個(gè)特定值40，因此，審查員在審查意見通知書中指出該權(quán)利要求無新穎性。如果發(fā)明專利申請的說明書或者權(quán)利要求書還記載了2090范圍內(nèi)的特定值40、60和80，則允許申請人將權(quán)利要求中該溫度范圍修改成6080或者6090。 2022/7/練 習(xí)（5）原權(quán)利要求限定了一種一個(gè)把手的茶杯。附圖中也只給出了一幅一個(gè)把手茶杯的視圖。申請人后來把權(quán)利要求修改成“至少一個(gè)

29、把手的茶杯”，而原說明書中又沒有任何地方提到過“一個(gè)以上的把手”。 （6）一件有關(guān)合成高分子化合物的發(fā)明專利申請，原申請文件中只記載在“較高的溫度”下進(jìn)行聚合反應(yīng)。當(dāng)申請人看到審查員引證的一份對比文件中記載了在40下進(jìn)行同樣的聚合反應(yīng)后，將原說明書中“較高的溫度”改成“高于40的溫度”。2022/7/案例練習(xí)一2006年專利代理實(shí)務(wù)考題分析【申請文件理解、權(quán)利要求分析、對比文件理解、審查意見要點(diǎn)、對審查意見的分析、確定修改和答復(fù)的策略、權(quán)利要求的修改、意見陳述書的撰寫】2022/7/1、假設(shè)應(yīng)試者受申請人委托代理了一件專利申請，現(xiàn)已收到審查員針對該申請發(fā)出的第一次審查意見通知書及隨附的兩份對比

30、文件。2、要求應(yīng)試者針對第一次審查意見通知書，結(jié)合考慮兩份對比文件的內(nèi)容，撰寫一份意見陳述書。如果應(yīng)試者認(rèn)為有必要，可以對專利申請的權(quán)利要求書進(jìn)行修改。鑒于考試時(shí)間有限，不要求應(yīng)試者對專利申請的說明書進(jìn)行修改。3、作為考試，應(yīng)試者在撰寫意見陳述書和修改權(quán)利要求書時(shí)應(yīng)當(dāng)接受并僅限于本試卷所提供的信息。試題說明2022/7/ 試題說明4、應(yīng)試者在撰寫或修改過程中，除注意克服實(shí)質(zhì)性缺陷外，還應(yīng)注意克服權(quán)利要求中存在的形式缺陷。如果認(rèn)為有必要，還可考慮增加權(quán)利要求的項(xiàng)數(shù)。如果應(yīng)試者認(rèn)為該申請的一部分內(nèi)容應(yīng)當(dāng)通過一份或多份分案申請?zhí)岢?，則應(yīng)當(dāng)在意見陳述書中明確說明，并撰寫出分案申請的獨(dú)立權(quán)利要求。5、應(yīng)

31、試者應(yīng)當(dāng)將意見陳述書和修改后的權(quán)利要求書寫在正式答題紙上。2022/7/本試卷包含一、文字單印本*試題說明*專利申請權(quán)利要求書*專利申請說明書*第一次審查意見通知書*對比文件1說明書*對比文件2說明書二、附圖單印本*專利申請附圖*對比文件1附圖*對比文件2附圖2022/7/本申請附圖2022/7/本申請附圖2022/7/本申請附圖2022/7/本申請附圖2022/7/本申請附圖2022/7/本申請附圖2022/7/權(quán)利要求書1、一種用于掛在橫桿（10）上的掛鉤，具有掛鉤本體（11）和突起物（15），所述掛鉤本體（11）具有兩個(gè)夾持部（17、18）以及連接所述夾持部（17、18）上部的彎曲部（2

32、0），其中一個(gè)夾持部具有自由端（19），另一個(gè)夾持部具有與衣架本體（12）相連接的連接端（13），在所述夾持部（17、18）的相向內(nèi)側(cè)設(shè)有突起物（15），該掛鉤掛在橫桿（10）上時(shí)，所述突起物（15）與橫桿（10）的外圓周表面相接觸。 2022/7/2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于掛在橫桿（10）上的掛鉤，其特征在于：在所述夾持部（17、18）的相向內(nèi)側(cè)各設(shè)有兩個(gè)突起物（15）。3、根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于掛在橫桿（10）上的掛鉤，其特征在于：在與橫桿軸線平行的方向上，所述突起物與橫桿外圓周表面形成線接觸。4、根據(jù)權(quán)利要求3所述的突起物，其特征在于：該突起物呈山脊形狀。2022/7/對比文件120

33、22/7/對比文件22022/7/ 第一次審查意見通知書正文要點(diǎn) 一、權(quán)利要求1不符合專利法第22條第2款關(guān)于新穎性的規(guī)定 二、權(quán)利要求2和3不符合專利法第22條第2款關(guān)于新穎性的規(guī)定三、權(quán)利要求4不符合專利法第22條第3款關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定 【第一次審查意見通知書正文】2022/7/答題要點(diǎn)一、總體考慮根據(jù)給定素材，在盡可能充分維護(hù)委托人利益的前提下，對申請文件進(jìn)行修改，以使其符合專利法及其實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定的技能；另一方面是為了考查應(yīng)試者撰寫實(shí)質(zhì)審查意見陳述書的能力。2022/7/ 二、權(quán)利要求書修改部分1、必須遵循專利法第33條規(guī)定的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍這一基本原則；2

34、、應(yīng)當(dāng)符合權(quán)利要求書撰寫的各項(xiàng)要求。（一）獨(dú)立權(quán)利要求的修改（1）應(yīng)當(dāng)具備新穎性和創(chuàng)造性；（2）應(yīng)當(dāng)記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，清楚并簡要地表述請求保護(hù)的范圍；（3）避免將非必要技術(shù)特征寫入獨(dú)立權(quán)利要求。2022/7/ （二）其余權(quán)利要求的修改 在2006年“專利代理事務(wù)考題”所提供的專利申請權(quán)利要求書中，從屬權(quán)利要求4存在引用主題名稱不正確的形式缺陷，應(yīng)試者應(yīng)當(dāng)對該形式缺陷進(jìn)行修改。除了克服原有從屬權(quán)利要求所存在的形式缺陷外，為了更好地形成保護(hù)梯度以充分維護(hù)委托人的利益，作為代理人還要考慮針對不同的具體實(shí)施方式適當(dāng)增加一些權(quán)利要求。 2022/7/ 修改后的權(quán)利要求書范文：1、一種用于掛

35、在橫桿上的掛鉤，具有掛鉤本體和突起物，所述掛鉤本體具有兩個(gè)夾持部以及連接所述夾持部上部的彎曲部，其中一個(gè)夾持部具有自由端，另一個(gè)夾持部具有與衣架本體相連接的連接端，在所述夾持部的相向內(nèi)側(cè)設(shè)有突起物，該掛鉤掛在橫桿上時(shí)，所述突起物與橫桿的外圓周表面相接觸，其特征在于：所述突起物具有在所述橫桿軸向方向上比所述掛鉤本體寬的寬度。 2022/7/ 2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的掛鉤，其特征在于：在所述夾持部的相向內(nèi)側(cè)各設(shè)有兩個(gè)突起物。3、根據(jù)權(quán)利要求1所述的掛鉤，其特征在于：在與橫桿軸線平行的方向上，所述突起物與橫桿外圓周表面形成線接觸。4、根據(jù)權(quán)利要求3所述的掛鉤，其特征在于：所述突起物呈山脊形狀。202

36、2/7/ 5、根據(jù)權(quán)利要求1所述的掛鉤，其特征在于：所述彎曲部上設(shè)有一個(gè)迂回部，該迂回部的曲率半徑小于彎曲部其他部位的曲率半徑。6、根據(jù)權(quán)利要求2所述的掛鉤，其特征在于：每個(gè)夾持部上的兩個(gè)突起物之間的連接部分呈V形凹陷。7、根據(jù)權(quán)利要求1到6中任一項(xiàng)所述的掛鉤，其特征在于：該掛鉤整體上為彎曲的板狀機(jī)構(gòu)。 2022/7/ 三、意見陳述書部分1、在對專利申請文件進(jìn)行修改的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)充分地闡述所作修改能夠克服審查意見通知書中所指出的實(shí)質(zhì)性缺陷的理由。2、在撰寫意見陳述書過程中，應(yīng)試者應(yīng)當(dāng)對修改后的各項(xiàng)權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性的理由進(jìn)行充分地闡述。2022/7/ 三、意見陳述書部分3、應(yīng)試者應(yīng)當(dāng)遵

37、循“單獨(dú)對比原則”來就新穎性問題進(jìn)行意見陳述，而且應(yīng)當(dāng)能夠正確地分析出專利申請中所包含的未被對比文件公開的技術(shù)特征；4、應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)造性評(píng)述過程中，運(yùn)用包含“三步法” 在內(nèi)的判斷基準(zhǔn)來就創(chuàng)造性問題進(jìn)行意見陳述，而且應(yīng)當(dāng)能夠正確合理地對事實(shí)及技術(shù)效果進(jìn)行分析和闡述；5、意見陳述書還應(yīng)當(dāng)層次清楚、有理有據(jù)、有邏輯性、有針對性，能夠充分闡述委托人的立場。 【意見陳述書范文】2022/7/案例練習(xí)二澆包的澆鑄閥門 1994年專利代理實(shí)務(wù)考題分析【申請文件理解、權(quán)利要求分析、對比文件理解、審查意見要點(diǎn)、對審查意見的分析、確定修改和答復(fù)的策略、權(quán)利要求的修改、意見陳述書的撰寫】2022/7/申請文件內(nèi)容202

38、2/7/權(quán)利要求書1.一種用于金屬熔液容罐的澆注閥門，其特征在于：包括一個(gè)耐火的定子(3)和一個(gè)可在該定子(3)中與之相對旋轉(zhuǎn)的耐火轉(zhuǎn)子(13)，該定子(3)的內(nèi)表面(4)與該轉(zhuǎn)子(13)的外表面(14)液密封配合，該定子(3)具有至少一個(gè)金屬熔液流入口(7)和至少一個(gè)金屬熔液流出口(9)，該轉(zhuǎn)子(13)具有當(dāng)其旋轉(zhuǎn)時(shí)可選擇地使定子(3)上的流入口(7)和流出口(9)相接通或相斷開的連接通道。2.按照權(quán)利要求1所述的澆注閥門，其特征在于：所述連接通道是在轉(zhuǎn)子(13)上沿其外圓周表面伸展的凹口(15)。2022/7/3.按照權(quán)利要求1或2所述的澆注閥門，其特征在于：所述凹口(15)在垂直于轉(zhuǎn)子(

39、13)軸線的橫截面上呈鐮刀形。4.按照權(quán)利要求1或2所述的澆注閥門，其特征在于：所述凹口(15)在垂直于轉(zhuǎn)子(13)軸線的橫截面上呈弓形。5.按照權(quán)利要求2至4中任一項(xiàng)所述的澆注閥門，其特征在于：所述定子(3)上的金屬熔液流入口(7)和流出口(9)分別為多個(gè)沿定子(3)長度方向并列設(shè)置在其上的開口，在所述轉(zhuǎn)子(13)上的凹口(15)數(shù)量與上述流入口(7)和流出口(9)數(shù)量相同，且沿該轉(zhuǎn)子(13)長度方向并列設(shè)置。2022/7/對比文件2022/7/審查意見要點(diǎn)1.對比文件披露了權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征，因而權(quán)利要求1無新穎性。2.權(quán)利要求2至4與對比文件相比，僅僅是通道形狀的簡單變換，因而無創(chuàng)造性。3.權(quán)利要求3和4中作進(jìn)一步限定的技術(shù)特征在其引用的權(quán)利要求中未出現(xiàn)過，因而權(quán)利要求3和4未清楚地限定發(fā)明。4.權(quán)利要求5不符合專利法實(shí)施細(xì)則第二十三條第二款對從屬權(quán)利要求引用關(guān)系的規(guī)定。2022/7/對審查意見的分析1.申請的申請日為2