商標法講座第三講

商標法系列講座

第三講商標確權案件（二）趙克峰律師第四章節(jié)損害在先權利的認定第四章節(jié)損害在先權利的認定商標確權案件（二）一、法律規(guī)定：《商標法》第三十一條申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利，……?！渡虡藢徖順藴省罚ā渡虡朔ā返谌粭l）規(guī)定的在先權利是指在系爭商標申請注冊日之前已經(jīng)取得的，除商標權以外的其他權利，包括商號權，著作權，外觀設計專利權，姓名權，肖像權等。

商標法系列講座第四章節(jié)損害在先權利的認定商標確權案件（二）二、屬于在先權利的類型化權利：1、商號權指商業(yè)主體對其注冊取得的商業(yè)名稱依法享有的專有使用權。《商標審理標準》第三大點2.2——適用要件：（1）商號的登記、使用日應當早于系爭商標注冊申請日；（2）該商號在中國相關公眾中具有一定的知名度；（3）系爭商標的注冊與使用容易導致相關公眾產生混淆，致使在先商號權人的利益可能受到損害。案例：KEFICO案

商標法系列講座第四章節(jié)損害在先權利的認定商標確權案件（二）二、屬于在先權利的種類化權利：2、著作權指作者對其作品依法享有的專有使用權，包括發(fā)表權、署名權等著作人身權和復制權、發(fā)行權等著作財產權?！渡虡藢徖順藴省返谌簏c3.2——適用要件：（1）系爭商標與他人在先享有著作權的作品相同或者實質性相似。（2）系爭商標注冊申請人接觸過或者有可能接觸到他人享有著作權的作品。（3）系爭商標注冊申請人未經(jīng)著作權人的許可。案例：ACORN及圖案商標案

商標法系列講座第四章節(jié)損害在先權利的認定商標確權案件（二）二、屬于在先權利的種類化權利：3、外觀設計專利權外觀設計是對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所做出的富有美感并適于工業(yè)上應用的新設計。外觀設計專利權是權利人對該等設計享有的專利專用權?！渡虡藢徖順藴省返谌簏c4.2——適用要件：（1）外觀設計專利的授權公告日早于系爭商標申請注冊日及使用日；（2）系爭商標與外觀設計使用于相同或者類似商品；（3）系爭商標與外觀設計相同或者近似。

商標法系列講座第四章節(jié)損害在先權利的認定商標確權案件（二）二、屬于在先權利的種類化權利：4、姓名權、肖像權姓名權是公民依法享有的決定、使用、變更自己的姓名并要求他人尊重自己姓名的權利。是指自然人對自己的肖像享有再現(xiàn)、使用并排斥他人侵害的權利。兩者均屬于人格權?！渡虡藢徖順藴省返谌簏c5.2、6.2——適用要件：（1）系爭商標與他人姓名相同，或與他人肖像相同或者近似；（2）系爭商標的注冊給他人姓名權、肖像權造成或者可能造成損害。案例：易建聯(lián)案

商標法系列講座第四章節(jié)損害在先權利的認定商標確權案件（二）三、其他應當被認定的在先權利：問題：未被類型化的權利是否可以成為本條所保護之“在先權利”？例如知名商品特有的名稱和包裝裝潢，特殊標志等？

商標法系列講座第四章節(jié)損害在先權利的認定商標確權案件（二）三、其他應當被認定的在先權利：1、知名商品特有包裝裝潢獲得保護的三個要件：（1）“知名商品”，即具有一定知名度，為公眾所知悉的商品。（2）“特有”，即具有區(qū)別商品來源的顯著特征。（3）該等知名商品特有包裝裝潢應當在先使用。認定為在先權利的意義：防止他人將包裝圖案、形狀（如費列羅球形）搶注為商標。

商標法系列講座第四章節(jié)損害在先權利的認定商標確權案件（二）三、其他應當被認定的在先權利：2、特殊標志全國性或國際性的文化、教育、科學研究及其他社會公益活動所使用的由文字、圖形組成的名稱及縮寫、徽記、吉祥物等標志。問題：私權還是公益？十條第一款絕對禁注事項還是三十一條相對禁注事項？商標法系列講座第四章節(jié)損害在先權利的認定商標確權案件（二）四、對“在先權利”的“損害”一般民法意義上的損害后果，指：（1）財產價值之減少、喪失；（2）構成對行使權利和實現(xiàn)利益的阻礙；（3）產生影響財產價值的危險和威脅。問題：商標法意義上的“損害”和侵權法意義上的“侵權”的關系？禁止侵犯在先權利的商標注冊的原因在于：1、商標將來投入使用可造成侵權，認定存在“損害”？還是2、商標注冊本身就是一種損害？（結合商標權的特點：公權機關授予私權）

商標法系列講座第四章節(jié)損害在先權利的認定商標確權案件（二）五、證據(jù)的收集與整理1、證明商號權的證據(jù)：（1）商品上：需區(qū)別商標性使用與商號性使用（2）交易文書（3）宣傳材料（4）第三方報道注意：以上材料需要帶有明確的商號、使用時間和使用的商品/服務。

商標法系列講座第四章節(jié)損害在先權利的認定商標確權案件（二）五、證據(jù)的收集與整理2、證明著作權的證據(jù)：（1）著作權登記證書；（2）在先公開發(fā)表該作品的證據(jù)材料（如首次發(fā)表刊物，出版合同）；（3）在先創(chuàng)作完成該作品的證據(jù)材料（如設計底稿等）。注意：我國著作權法規(guī)定，作品自創(chuàng)作完成之時自動獲得著作權，如無相反證據(jù)，署名者為作者。但如需要在確權程序中確立在先著作權，需要更為堅實的證據(jù)，著作權登記證作用比較重要。

商標法系列講座第四章節(jié)損害在先權利的認定商標確權案件（二）五、證據(jù)的收集與整理3、證明姓名權的證據(jù)：證明目的：公眾將某一特定符號與某一特定自然人之間建立起長期穩(wěn)定的直接對應的聯(lián)系。（1）該特定自然人知名度的證據(jù)（證明請求保護的姓名的保護外延的擴大以及系爭商標的注冊和使用易誤導公眾）（2）公眾看到某一符號會聯(lián)想到此特定自然人的證據(jù)（證明該等符號的特定化）（3）公眾將系爭商標誤認為與該特定自然人有聯(lián)系的證據(jù)（證明公眾認知以及損害結果）商標法系列講座第四章節(jié)損害在先權利的認定商標確權案件（二）五、證據(jù)的收集與整理4、證明知名商品特有名稱和包裝裝潢：（1）在先使用的證據(jù)（2）知名商品的證據(jù)（3）“特有”的證據(jù)

商標法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標商標確權案件（二）一、概述法律依據(jù)：《商標法》第三十一條——申請商標注冊……也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。立法目的：（1）保護誠實勞動，避免產源誤認（2）防止利用先申請原則鉆商標法二十八條漏洞（只針對已注冊商標）之行為（3）承認未注冊商標的法律地位并給予一定保護適用要件：（1）在先使用（2）有一定影響（3）惡意商標法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標商標確權案件（二）二、適用要件1、在先使用的認定——何為商標法意義上的使用？

《商標法實施條例》第三條：商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。我國對商標使用做了極為寬泛的界定，商標的使用方式可以為其中一種，也可以為幾種，而且對使用的數(shù)量、范圍、規(guī)模均沒有門檻要求。

商標法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標商標確權案件（二）二、適用要件1、在先使用的認定——商標使用三要素（1）使用在一定類別的商品上，如判定在后商標構成搶注需與該等商品為相同類似商品；（2）使用固定的商標標識，如判定在后商標構成搶注需要該等商標標識構成標識相同或近似；（3）使用的時間為在后商標搶注前的持續(xù)的時間內。

問題：1、使用在不類似商品上是否仍可主張？

2、使用在不類似但相“關聯(lián)”的產品上是否可主張？商標法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標商標確權案件（二）二、適用要件1、在先使用的認定——研討一：被動使用是否構成三十一條的“使用”？

小調查一：我們都把索尼愛立信公司的產品稱為“索愛手機”、“索愛XX”，索尼愛立信公司是否在先使用了“索愛”商標？

or路虎？or陸虎？or羅孚？小調查二：英國路虎公司在先使用了哪個商標？商標法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標商標確權案件（二）二、適用要件1、在先使用的認定——研討：被動使用是否構成三十一條的“使用”？案例：“索愛”商評委：索尼愛立信（中國）公司提供的證據(jù)不足以支持其“索愛”商標已經(jīng)為一定地域范圍內的相關公眾所知曉。一審：索愛已被廣大消費者和媒體認可并使用，具有了區(qū)分商品來源的作用。第三方媒體報道等同于索尼愛立信的使用。二審：索尼愛立信并未進行有關“索愛”產品的生產、銷售及宣傳等商業(yè)活動。

商標法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標商標確權案件（二）二、適用要件

2、“有一定影響”的認定《商標審查標準》第四條3.1：已經(jīng)使用并有一定影響商標是指在中國已經(jīng)使用并為一定地域范圍內相關公眾所知曉的未注冊商標。（1）“一定地域”是多大?（2）“相關公眾所知曉”得多知曉?（3）“有一定影響”的時間界限?結論：31條不是13條，要求不應過高?！坝幸欢ㄓ绊憽辈灰蟮今Y名的程度。商標法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標商標確權案件（二）二、適用要件

3、“惡意”的判定《商標審理標準》第四條之4：（1）系爭商標申請人與在先使用人曾有貿易往來或者合作關系；（2）系爭商標申請人與在先使用人共處相同地域或者雙方的商品/服務有相同的銷售渠道和地域范圍；（3）系爭商標申請人與在先使用人曾發(fā)生過其他糾紛，可知曉在先使用人商標；（4）系爭商標申請人與在先使用人曾有內部人員往來關系；（5）系爭商標申請人注冊后具有以牟取不當利益為目的，利用在先使用人有一定影響商標的聲譽和影響力進行誤導宣傳，脅迫在先使用人與其進行貿易合作，向在先使用人或者他人索要高額轉讓費、許可使用費或者侵權賠償金等行為；(6)他人商標具有較強獨創(chuàng)性；商標法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標商標確權案件（二）二、適用要件

3、“惡意”的判定討論：（1）申請人有惡意而后將商標轉讓，無法證明受讓人有惡意的情形下，如何處理？（2）大批量的申請他人商標是否構成惡意？商標法系列講座第五章節(jié)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標商標確權案件（二）三、證據(jù)收集與整理1、“使用在先”的證據(jù)2、“有一定影響”的證據(jù)（參照馳名商標證據(jù)要求盡可能收集）3、“惡意”的證據(jù)（KEFICO案）商標法系列講座第六章節(jié)注冊商標連續(xù)停止使用三年案件第六章節(jié)注冊商標連續(xù)停止使用三年案件商標確權案件（二）一、法律規(guī)定《商標法》第四十四條：使用注冊商標，有下列行為之一的，由商標局責令限期改正或者撤銷其注冊商標：

……（四）連續(xù)三年停止使用的?！渡虡藢徖順藴省罚?/p>

連續(xù)三年停止使用注冊商標，是指一個注冊商標在其有效期內停止使用，且該行為不間斷地持續(xù)三年以上。連續(xù)三年停止使用注冊商標的時間起算，應當自申請人向商標局申請撤銷該注冊商標之日起，向前推算三年。商標法系列講座第六章節(jié)注冊商標連續(xù)停止使用三年案件商標確權案件（二）二、“使用”的界定1、真實的商業(yè)活動中的使用（1）商品、商品包裝、容器、標簽等上，或者使用在商品附加標牌、產品說明書、介紹手冊、價目表等上的使用；（2）在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書上的使用；（3）在廣播、電視等媒體上，或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式的使用；（4）在展覽會、博覽會上使用特別不包括：（1）商標注冊信息的公布（2）商標注冊人關于對其注冊商標享有專用權的聲明商標法系列講座第六章節(jié)注冊商標連續(xù)停止使用三年案件商標確權案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否構成商標使用：康王案（1）案情：注冊：1995年北京康麗雅健康科技總公司(以下稱康麗雅公司)取得第3類化妝品商品上“康王”商標的注冊。許可：2001年4月25日，康麗雅公司將“康王”商標許可給云南滇虹藥業(yè)集團股份有限公司(以下稱云南滇虹公司)使用。轉讓：2003年5月15日，康麗雅公司將將“康王”商標轉讓給云南滇虹公司。撤三：2002年l0月18日，汕頭市康王精細化工實業(yè)有限公司(以下稱汕頭康王公司)的前身對“康王”商標提起三年不適用撤銷。

商標法系列講座第六章節(jié)注冊商標連續(xù)停止使用三年案件商標確權案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否構成商標使用：康王案（2）行政程序：商標局：撤銷“康王”商標。商評委復審：昆明滇虹公司對“康王”商標的使用應視作云南滇虹公司的使用。依照云南滇虹公司提交的證據(jù)，昆明滇虹公司委托他人生產“康王”牌防裂護膚霜的包裝材料，以及委托他人定牌加工并生產(發(fā)用類)“康王洗劑”的事實。結合云南滇虹公司最終受讓取得“康王”商標專用權這一事實，可以認定云南滇虹公司對“康王”商標存在真實的使用意圖以及實際的使用行為。因此“康王”商標應予以維持。商標法系列講座第六章節(jié)注冊商標連續(xù)停止使用三年案件商標確權案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否構成商標使用：康王案（3）行政訴訟程序一審：包裝盒上未標注化妝品生產許可證和衛(wèi)生許可證，這違反了行政法規(guī)的強制性規(guī)定，為非法使用，而商標法所保護的商標使用權僅適用于合法使用，故不能認定“康王”商標已被使用。二審：鑒于云南滇虹公司與昆明滇虹公司存在較為緊密的關系，后者的使用可以認定為是云南滇虹公司的使用。但是因涉案化妝品的生產行為違反了行政法規(guī)的強制性規(guī)定，因此不能發(fā)生商標法意義上的商標使用行為，也就不能認定昆明滇虹公司已在商業(yè)活動中實際使用了“康王”商標，故判決維持一審判決。商標法系列講座第六章節(jié)注冊商標連續(xù)停止使用三年案件商標確權案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否構成商標使用：康王案（3）行政訴訟程序再審：商標法第四十四條第(四)項規(guī)定的“使用”，應該是在商業(yè)活動中對商標進行公開、真實、合法的使用。從商標法第四十五條的規(guī)定來看，判斷商標使用行為合法與否的法律依據(jù)。并不限于商標法及其配套法規(guī)。對于違反法律法規(guī)強制性、禁止性規(guī)定的生產經(jīng)營活動中的商標使用行為，如果認定其法律效力，則可能鼓勵、縱容違法行為，與商標法有關商標使用行為規(guī)定的本意不符。由于2002年10月18日之前，云南滇虹公司及昆明滇虹公司均沒有生產、銷售化妝品所必需的生產許可證和衛(wèi)生許可證，不能認定其在爭議期內合法使用了“康王”商標。商標法系列講座第六章節(jié)注冊商標連續(xù)停止使用三年案件商標確權案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否構成商標使用：康王案討論：違反行政強制性法規(guī)，“違法違規(guī)使用商標”，是否不構成商標使用，不產生商標使用之效果？判決是否合理？分析：（1）商標私權和衛(wèi)生監(jiān)管保護的公共利益性質一樣嗎？（2）衛(wèi)生監(jiān)管方面的行政處罰法律關系和商標行政授權確權法律關系一樣嗎？（3）“違法違規(guī)”使用商標是否同樣發(fā)揮了商標的識別商品來源的基本功能？商標法系列講座第六章節(jié)注冊商標連續(xù)停止使用三年案件商標確權案件（二）三、“使用”證據(jù)的收集1、商業(yè)交易：合同、訂單、付款、交貨、進出口、納稅、產品包裝或實物2、廣告：合同、訂單、付款、廣告樣本、監(jiān)播證明、報刊雜志原件、公證拍照（戶外廣告）3、防御商標的維持：每年一定數(shù)量的商標使用，注意證據(jù)的收集與保全，必要時要進行公證保全。注意：上述證據(jù)要形成完整的證據(jù)鏈，相互之間能夠相互印證。商標法系列講座第六章節(jié)注冊商標連續(xù)停止使用三年案件商標確權案件（二）四、撤三程序的靈活應用1、在駁回復審案件中2、在商標購買案件中3、在商標共存案件中商標法系列講座第七章節(jié)商標搶注案件的綜合解決第七章節(jié)商標搶注案件的綜合解決商標確權案件（二）一、分析思路1、系爭商標是否已經(jīng)注冊？如果尚未注冊，則應注意異議期限限制，及時提出異議。如果已經(jīng)注冊，則需考慮客戶在中國的使用是否有侵權之虞。2、客戶在相同、類似、關聯(lián)的類別上是否有在先的注冊